职务发明认定中与原单位本职工作具有相关性的判断标准——陈某与华东船舶公司专利...

探未来行脚下

编者按：

近年来，法院受理的专利权属纠纷案件呈加速上升趋势，其中最典型的纠纷涉及员工在离职后作出发明创造的权利归属。根据目前法律规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的与其在原单位承担本职工作或者原单位分配任务有关的发明创造，应当认定为职务发明，权属归原单位所有。本期“知产视野”刊登的案例，争议问题与在“知产视野”第82期案例中所提出问题相同，即涉案专利技术与员工在原单位本职工作的相关性究竟要达到何种程度，才能被认定为属于法律规定的“有关的发明创造”。对此，一审法院认为：“不同于发明专利侵权判断的审理思路，无需将申请专利的技术与原单位工作曾使用的技术进行比对，从而判断两者是否为同一技术，更无需鉴定两者的同一性”。按照上述判断标准，一审法院并没有对两者的技术手段展开比对分析，而是从两者的功能、所解决的技术问题以及技术效果这三个方面进行了比对，并结合当事人的陈述，认定涉案发明专利与员工在原单位承担的本职工作或者单位分配的任务具有相关性。在二审中，由于陈某在上诉理由中并没有就“涉案专利与其在原单位所从事过的‘自动平移折叠门’研发设计工作所涉技术存在相似性和相关性”提出异议，故二审法院对该问题并未加以评判。

然而笔者认为，在认定诉争专利与员工在原单位本职工作中所涉及到的技术内容之间是否具有相关性时，虽不必采用专利侵权中技术特征相同或等同标准，或者侵害商业秘密中技术方案同一性标准，但至少需要对两者的技术手段进行比对，而不能仅仅从所在技术领域、具备的功能、所要解决的技术问题或者所能达到的效果这些外在特性上，简单判断诉争专利技术与原单位本职工作中所涉及到的技术内容具有相关性，进而认定两者已达到法律规定所要求的相关程度，构成职务发明。因为发明的实质内容是技术手段，而笼统地以诉争专利外在性能指标等特性来判断与本职工作的相关性，可能不恰当地扩大职务发明认定的范围，从而实质上给正常离职的技术人员附加了不合理的竞业限制义务，这显然不利于人才合理流动，以及创新创业氛围的形成。在“知产视野”连续刊登的第80、81、82期案例中，法院均对诉争专利与员工在原单位本职工作中所涉及到的技术内容进行了技术比对，结果均显示两者在技术手段上存在相同、相近似或一定程度的对应性关系，并结合其他相关佐证事实，最终认定诉争专利与本职工作有关，属于职务发明。

结合目前我国有关职务发明保护的立法现状，诉争发明创造是否与本职工作有关，在个案中的判断标准，应当视发明创造的形成时间而有所差异：如果发明创造是员工在职时形成的，则认定标准应当宽泛一些，即只要发明与本职工作内容属于同一技术领域，解决大致相同的技术问题等即可认定与本职工作相关；如果发明创造是在离职后一年内作出的，则认定标准应当严格一些，即除满足上述条件外，还要考察原单位有无此项发明的研发意图，诉争发明创造的技术手段与本职工作中形成的技术手段是否一脉相承，两者之间的技术差距如何，在离职后的短期时间内由员工自行继续研发的可能性是否存在等。如在“知产视野”第80期案例中，法院认为“罗某从泛普公司离职后，在无专业基础知识背景的情况下，仅凭个人之力在半年内就研发出诉争专利申请的技术成果，这明显有违该领域的科研规律”，可作为认定诉争专利与本职工作是否有关的反向考量因素；如果是员工在离职后一年后作出的，则单位不能依据职务发明主张相关权利，如涉及侵害商业秘密的，可通过主张商业秘密侵权维护自身权益。

【裁判要旨】

退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，应认定为职务发明，该职务发明专利申请权归原单位所有。

【案件信息】

一审：泰州中院(2015)泰中知民初字第00045号民事判决书；

二审：江苏高院（2015）苏知民终字第00288号民事判决书。

【案情摘要】

华东船舶公司系一家从事船舶舾装件、船用消防设备制造、销售、安装的公司。2008年华东船舶公司聘用陈某在技术部从事技术设计工作。2009年华东船舶公司任命陈某为公司总工程师，主要完成与新产品开发相关的系列工作，同时指导和协助技术部攻克疑难技术问题，对图纸、工艺提出指导性意见。2012年华东船舶公司任命陈某为公司副总经理，其主要职责为：负责公司行政管理，参与公司重大事务决策；分管公司产品更新换代、转型升级等。2013年陈某向华东船舶公司提出辞职书，同年5月两者之间的劳动合同关系终止。

2012年9月6日，陈某代表华东船舶公司（承制方）与某研究所（委托方）签订“S101船硬件设备外协技术要求”（以下简称技术要求）一份，确定了DZ-1型电动平移折叠门的主要功能、组成、接口、主要性能、物理特征、环境条件、资料提供、试验与验收、交货、人员和培训，以及后期服务等方面的技术条件和内容。该技术协议并确定：DZ-1型电动平移折叠门的设计由委托方负责，承制方根据委托方的要求完成以下设计工作：电动平移折叠门的详细设计和工艺设计；防下落装置的设计；试验平台的设计。上述设计需经委托方认可，并提供相应的电子文档和正式图纸资料。此外，承制方应根据承担的设备制作和设计任务，编制相应的质量保证大纲和施工制作工艺要求，并提交委托方。双方一致认可在签订技术要求之前，华东船舶公司已经完成了研发设计和样品试制，工程代号为H2499，产品名称为电动平移折叠门，相关的设计及图纸均已得到某研究所的认可和确认。在电动平移折叠门的《技术（工艺）文件评审申请表》、《工艺评审报告》、材料采购单、试制图纸、生产图纸等上，陈某以评审成员、公司领导、批准人等身份在相应栏目内进行了签字。

2014年3月12日，陈某以个人名义向国家知识产权局申请“一种双轨变位平移叠片门”的发明专利并获受理，申请号为201410089187.7，申请公布日为2014年5月21日。陈某自认涉案发明专利申请的权利要求与技术要求所对应的“电动折叠平移门”类似，具有相关性，是其根据技术要求的设计方案进行的独立设计，并声称其申请的发明专利属于设计形式，而涉案的电动平移折叠门图纸等属于施工方案，华东船舶公司图纸的配件结构不能覆盖其专利结构。

【法院认为】

一审法院认为：

在发明专利权属纠纷案件中，判断是否为“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”，主要考虑涉案发明创造所涉及的技术领域与原单位从事或交付的工作任务是否属于相关联技术领域，即涉案发明创造与原单位承担工作任务之间的“相关性”。该判断标准不同于发明专利侵权判断的审理思路，无需将申请专利的技术与原单位工作曾使用的技术进行比对，从而判断两者是否为同一技术，更无需鉴定两者的同一性。根据涉案发明专利申请的摘要内容，“一种双轨变位平移叠片门”具有升门的功能，对门洞开口处所处位置纵深深度空间要求减少了2/3以上，解决了现有技术遮蔽舰船顶部的照明采光、消防喷淋等设备的问题，确保了在舰船纵倾、横倾、纵摇、横摇情况下能正常可靠的工作。陈某在华东船舶公司参与研发设计的产品名称为电动平移折叠门，根据华东船舶公司与某研究所签订的技术要求，其功能为“电动平移折叠门关闭时，能遮蔽小艇及其收放装置在船体结构侧壁处的开口，并保证能达到防风雨密要求；开启后，不影响小艇及收放装置伸出舷外工作”， 陈某亦自认涉案专利与华东船舶公司的“自动平移折叠门”有区别，存在相似性和相关性。陈某以评审成员、公司领导、批准人等身份在电动平移折叠门的《技术（工艺）文件评审申请表》、《工艺评审报告》、材料采购单、试制图纸、生产图纸等上签字，并代表华东船舶公司完成与某研究所就技术要求的签订，参与了电动平移叠片门产品设计、试制的全过程。因此，涉诉发明专利与陈某在华东船舶公司承担的本职工作或者单位分配的任务具有相关性，应当认定为陈某执行本单位任务所完成的职务发明创造。

陈某不服一审判决提起上诉，主要理由为：1、其在2012年12月24日被任命为公司副总经理以后，就不再承担技术研发有关的工作，涉案发明创造不属于职务发明创造。2、华东船舶公司生产的电动平移折叠门系由某研究所设计，华东船舶公司仅负责生产，未对平移折叠门的机构形状和运行方式提出具有新颖性和创造性的技术方案。

二审法院认为：

首先，陈某被任命为公司副总经理后，其工作职责中包括“分管公司产品更新换代、转型升级”的内容。华东船舶公司主张该项工作包括分管技术研发工作，陈某二审中亦认可此项工作职责与技术研发有关，并主张未实际从事此项工作，但未提供证据证明，而通常情况下，产品更新换代、转型升级与企业的技术研发相关，故可以认定陈某担任副总经理工作职责中的“分管公司产品更新换代、转型升级”与企业技术研发相关。其次，涉案发明创造的技术方案系在华东船舶公司的电动平移折叠门技术基础上形成，而陈某在华东船舶公司参与了电动平移叠片门产品设计、试制的全过程。因此，涉案发明创造系陈某从华东船舶公司离职后1年内作出的与其在华东船舶公司承担的本职工作有关的发明创造。

一审判决：涉案发明专利申请权属于华东船舶公司。

二审判决：驳回上诉，维持原判决。

（一审合议庭：吴翔、刘晓慧、冯森；

二审合议庭：李红建、张长琦、张晓阳）