王军与路易威登马利蒂股份有限公司侵犯商标专用权纠纷一案

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北京市高级人民法院民事判决书
(2009)高民终字第1544号

    上诉人（原审被告）王军，男，汉族，1971年10月15日出生，住中华人民共和国湖北省武汉市硚口区解放大道384-20号4楼3号。
    委托代理人陈文峰，湖北泓峰律师事务所律师。
    被上诉人（原审原告）路易威登马利蒂股份有限公司（LOUIS VUITTON MALLETIER），住所地法兰西共和国巴黎市杜邦－纳沙大街2号（2 R DU PONT NEUF PARIS）。
    法定代表人娜塔莉?穆勒?波多（Nathalie Moullé-Berteaux），知识产权部经理，授权代表。
    上诉人王军因侵犯商标专用权纠纷一案,不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（下称北京市第一中级人民法院）（2008）一中民初字第8047号民事判决，向本院提起上诉。本院2009年2月23日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
    北京市第一中级人民法院认定， 路易威登马利蒂股份有限公司（简称路易威登公司）经核准取得第241012号和第241014号“ 及  图”商标、第241081号和第241029号“ ”商标、第1106237号和第1120556号“ ”商标、第1106302号和第1112498号“ ”商标。其中，第241012号、第241081号、第1106237号和第1106302号商标核定使用商品均为第18类；其他商标核定使用商品均为第25类。2004年2月9日，王军向中华人民共和国国家知识产权局（下称国家知识产权局）申请了名称为“面料”的200430014165.1号外观设计专利，该专利于2004年11月3日被公告授权。
    北京市第一中级人民法院认为，虽然涉案专利系经国家知识产权局审查并授权，但国家知识产权局是依据法律规定，在其职权范围内履行行政职责，其并非涉案专利的申请人，并未参与被控侵权行为的实施，因此，其不应作为本案的共同被告。根据《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十三条及《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第六十五条第三款规定可以看出，人民法院关于权利冲突的判决已经成为当事人以此为理由请求宣告外观设计专利权无效的前提条件。无论专利权人是否将其外观设计专利实际使用，只要其与他人在先取得的合法权利相冲突，该专利就应被宣告无效，故人民法院可以对专利权人未投入实际使用的外观设计专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突作出判决。
    将涉案专利产品“面料”与路易威登公司第241012号商标和第241081号商标核定使用的“皮革”商品相比，由于“皮革”属于面料的一种，因此，二者属于类似商品。涉案专利产品“面料”与其他各涉案商标核定使用的服装、服饰等商品相比不构成类似商品，但如果在面料上使用与路易威登公司注册商标相同或相近似的设计要素，亦容易造成相关公众的混淆和误认。由涉案专利的公告视图可知，该外观设计的文字图形及几种花瓣图形的组合排列与路易威登公司的第241012号和第241014号商标极为近似。在此情况下，相关公众会将涉案专利产品或者以涉案专利产品为原料的服装服饰等商品误认为路易威登公司的商品，从而给路易威登公司的注册商标专用权造成损害，据此，涉案专利与路易威登公司的注册商标专用权构成冲突。虽然本案中并无证据证明王军已实施涉案专利，但因该外观设计专利申请的目的即为投入市场使用，故该产品一旦投入市场，必然会给路易威登公司的注册商标专用权造成损害，王军申请涉案专利的行为属于《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第五十二条第（五）项规定的“其他侵犯注册商标专用权的行为”。虽然人民法院在民事案件中无权对专利权是否有效做出判定，但在涉案专利与路易威登公司注册商标专用权相冲突的情况下，法院有权依法责令王军不得实施涉案专利。
    北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国专利法》第二十三条、《中华人民共和国专利法实施细则》第六十五条第三款、《中华人民共和国商标法》第五十二条第（五）项之规定，判决：王军不得实施名称为“面料”的200430014165.1号外观设计专利。
    王军不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，并改判驳回路易威登公司的原审诉讼请求。其主要理由是：一、原审判决认定事实错误。1、法院无权对其外观设计专利与路易威登公司在先注册商标专用权是否相冲突做出认定，依据我国专利法律的规定先通过行政程序宣告专利无效，而不应直接向人民法院起诉。2、其外观设计专利与路易威登公司在先注册商标专用权不构成权利冲突：首先，其外观设计专利产品与路易威登公司注册商标核定使用商品不构成类似商品；其次，其外观设计专利产品并非路易威登公司的注册商标标识。3、本案中并无证据显示其已经将其外观设计产品投入使用，因此并不构成侵犯注册商标专用权。二、原审判决适用法律错误。1、《中华人民共和国商标法实施条例》（简称商标法实施条例）和最高人民法院相关司法解释对商标法第五十二条第（五）项的内容已经做出明确的限制性规定，涉案被控侵权行为并不属于这五种行为之一；2、原审判决“责令王军不得使用涉案外观设计专利”没有法律依据；3、原审法院在审理中遗漏了必要的共同被告，严重违反了法定程序。路易威登公司服从原审判决。
    经审理查明，第241012号商标（见附图1）、第241081号商标（见附图2）于1986年1月15日经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核准注册，核定使用商品均为第18类，包括皮革、人造皮革、旅行包、钱包、女用阳伞等，商标注册人为路易威登公司。经续展，上述两商标的有效期至2016年1月14日。
    附图1：第241012号商标   附图2：第241081号商标
    第241014号商标           第241029号商标
    第241014号商标（与第241012号商标标识相同，见附图1）于1986年1月15日经商标局核准注册，核定使用商品为第25类，包括帽子、鞋、短袜、围巾、衬衫、夹克等，商标注册人为路易威登公司。经续展，该商标有效期至2016年1月14日。
    第241029号商标（与第241081号商标标识相同，见附图2）于1986年1月15日经商标局核准注册，核定使用商品为第25类，包括短袜、围巾、披肩、手套（服装）、夹克等，商标注册人为路易威登公司。经续展，该商标有效期至2016年1月14日。 第1106237号商标（见附图3）、第1106302号商标（见附图4）于1997年9月21日经商标局核准注册，核定使用商品均为第18类，包括旅行包、女用小手袋、购物袋、钱包、伞等，商标注册人为路易威登公司。经续展，上述两商标的有效期至2017年9月20日。
    附图3：第1106237号商标   附图4：第1106302号商标
    第1120556号商标           第1112498号商标
    第1120556号商标（与第1106237号商标标识相同，见附图3）于1997年10月21日经商标局核准注册，核定使用商品为第25类，包括披肩、方头巾、领带、背带、游泳衣、雨衣等，商标注册人为路易威登公司。经续展，该商标有效期至2017年10月20日。
    第1112498号商标（与第1106302号商标标识相同，见附图4）于1997年9月28日经商标局核准注册，核定使用商品为第25类，包括衣服、内衣、衬衫、裤子、裙子、外衣等，商标注册人为路易威登公司。经续展，该商标有效期至2017年9月27日。
     2004年2月9日，王军向国家知识产权局申请了申请号为200430014165.1、名称为“面料”的外观设计专利（即涉案专利，见附图5），该专利于2004年11月3日被授权公告，公告号为CN3401684。
    附图5：200430014165.1号外观设计专利
    上述事实有涉案商标的商标注册证、续展公告、200430014165.1号外观设计专利的授权公告文本等在案佐证。
    本院认为，我国专利法第二十三条第三款规定：“授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。我国专利法实施细则第六十五条第三款规定：“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。” 上述规定表明，授予专利权的外观设计与在先权利相冲突的，可以不经宣告外观设计专利无效而在民事诉讼中直接认定是否已经或可能侵犯在先权利，不受经行政程序取得的权利须经行政程序方可否定其效力的一般规则的限制，其经行政程序取得的权利不能成为阻却违法的事由。而且宣告该外观设计专利权无效恰恰以“提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决”为前提条件或者前置程序。另外，对于当事人之间的民事争议，人民法院当然有权也必须受理并进行审理。本案中，路易威登公司以王军申请并获得授权的200430014165.1号外观设计专利与其在先注册商标专用权相冲突、侵犯其注册商标专用权为主要理由提起本案诉讼，原审法院以之作为侵犯注册商标专用权纠纷案件受理并对是否构成权利冲突做出认定，符合民事诉讼法和专利法及其实施细则的上述规定。而且原审法院在适用专利法及其实施细则的上述规定时已经明确指出，按照上述规定，人民法院对权利冲突的处理已经成为宣告外观设计专利权无效的前提条件，只要存在权利冲突，人民法院就可以对此做出判决。因此，王军关于原审法院无权对外观设计与注册商标专用权权利冲突做出认定的上诉理由没有事实和法律依据，本院不予支持。
    本案系民事侵权之诉，路易威登公司在本案中指控王军的侵权行为为申请涉案外观设计专利的行为，该被控侵权行为的行为人为王军。虽然涉案专利系经国家知识产权局审查并授权，但国家知识产权局仅仅是依据法律规定，在其职权范围内履行行政职责，其并非涉案专利的申请人，并未参与被控侵权行为的实施，因此，其不应作为本案的共同被告。王军关于原审法院遗漏必要的共同被告的上诉主张于法无据，本院不予支持。
    将200430014165.1号外观设计产品与路易威登公司第241012号商标和第241081号商标核定使用的“皮革”商品相比，由于“皮革”属于面料的一种，因此，二者属于类似商品。此外，涉案专利产品“面料”与其他各涉案商标核定使用的服装、服饰等商品相比，虽然二者的功能、用途及消费渠道等并不相同，涉案专利产品与路易威登公司涉案商标核定使用的商品并不构成类似商品，但鉴于路易威登公司各涉案商标核定使用商品中如服装、围巾、钱包、伞等商品均需要以面料为原材料，如果在面料上使用与路易威登公司注册商标相同或相近似的设计要素，亦容易造成相关公众的混淆和误认。
    由涉案专利的公告视图可知，该外观设计主要由LV的文字图形及几种花瓣图形组合排列而成，其中的LV文字图形与路易威登公司的第241081号商标和第241029号商标 均由LV文字叠加构成，图案设计基本相同；几种花瓣图形与路易威登公司的第1106237号商标、第1106302号商标、第1120556号商标和第1112498号商标 和 亦极为相近；LV的文字图形及几种花瓣图形的组合排列与路易威登公司的第241012号和第241014号商标极为近似。在此情况下，相关公众会将涉案专利产品或者以涉案专利产品为原料的服装服饰等商品误认为路易威登公司的商品，从而给路易威登公司的注册商标专用权造成损害。王军关于其外观设计专利产品与路易威登公司上述注册商标核定使用的商品不属于相同或者类似商品故不侵权的上诉理由不能成立，本院不予支持。
    王军的200430014165.1号外观设计专利产品主视图上使用的图形分别与路易威登公司的涉案注册商标的图形相同，虽然本案中并无证据显示王军已实际将其外观设计专利产品投入市场使用，但其一旦投入市场即不可避免的会造成相关公众的混淆误认，给路易威登公司的上述注册商标专用权造成侵害，因此原审判决判令王军不得使用其200430014165.1号外观设计专利产品以避免实际侵害结果的发生并无不当。
    商标法实施条例第五十条和最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条分别对商标法第五十二条第（五）项规定的内容所做的具体行为的列举只是对商标法中未规定的某些比较突出的侵害商标权的行为加以明确，以便更有效的保护商标权，并非对商标法的上述规定内容的穷尽式列举。王军关于其行为不属于商标法第五十二条第（五）项规定的上诉理由不能成立。
    综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。王军所提上诉请求及其理由均缺乏事实和法律依据，本院对此不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
    驳回上诉，维持原判。
    一审案件受理费人民币七百五十元，由王军负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费人民币七百五十元，由王军负担（已交纳）。
    本判决为终审判决。

审  判  长    刘  辉
代理审判员    岑宏宇
代理审判员    焦  彦
二○○九 年 三 月 二十 日
书  记  员    陈  明
书  记  员    刘  悠