未经商标共有人同意的独占许可效力问题

探未来行脚下

——张绍恒与沧州田霸农机有限公司、朱占峰侵害商标权纠纷申请再审民事裁定书

1.在没有对权利行使规则作出约定的情况下，商标权共有人一般可以单独以普通许可的方式许可他人使用该商标，因为该方式一般不会影响其他共有人利益。

2.商标权共有人单独以排他许可或者独占许可的方式授权他人使用该商标，可能侵害商标其他共有权人的合法利益，原则上应禁止。（例如，许可合同约定，除被授权人外，连同授权的商标权共有人以及其他的商标权共有人皆不可再使用该授权商标，如果其他商标权共有人不知上述情形，则可能侵害其权利，应当被禁止）

一、商标许可合同是否备案不影响商标权共有人商标许可行为的效力

      根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题解释（2019）》第19条规定，“商标使用许可合同未经备案的,不影响该许可合同的效力,但当事人另有约定的除外。”《商标法（2020）》第43条第3款规定，“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”

注意：

1.未备案不影响商标许可合同的效力，但并不意味着该合同必然有效。当主体民事行为能力有瑕疵、意思表示不真实，或内容违反法律、行政法规的强制性规定、违背公序良俗时，合同仍可能被认定为无效、可撤销或效力待定。

2.未备案的商标许可合同不能对抗善意第三人，即被许可的第三人只有在不知道许可人欠缺处分权的情形下，通过支付合理对价的方式善意取得的未备案商标许可的使用权才可以对抗无权利公示的真实权利人。

二、商标共有人之一原则上有权以普通许可的方式单独许可他人使用该商标

    在商标权共有的情况下，其权利行使的规则应遵循意思自治原则，由共有人协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方共有人不得阻止其他共有人以普通许可的方式许可他人使用该商标（禁止擅自普通许可的正当理由如，因商标权共有人擅自恶意滥发许可或未能有效监督商品质量等原因，造成商标商誉显著降低）

注意：

当商标权共有人以排他许可或独占许可的方式授权他人使用商标时，可能存在侵害商标其他共有权人或被许可人的合法利益的情形，因此原则上应当禁止。例如，当商标权共有人以独占许可的方式授权时，除被授权人之外，连同授权的商标权共有人以及其他的商标权共有人皆不可再使用该授权商标。又如，如果其他商标权共有人不知上述情形，则很可能侵犯被授予独占许可权人的权益。

多重商标许可合同的效力问题

——上海帕弗洛文化用品有限公司、上海艺想文化用品有限公司商标使用许可合同纠纷案

【裁判结果】

一审法院认定：系争商标使用许可合同系双方当事人真实意思表示，目的在于获取涉案商标的独占许可使用权，难以认定其有损害帕弗洛公司合法利益的主观恶意；商标法司法解释第三条第一项的内容是对商标法所规定的商标使用许可方式的定义，不属于强制性法律规范，系争合同的订立并未违反法律、行政法规的强制性规定。遂判决驳回帕弗洛公司的全部诉讼请求。

二审法院认定：

1.毕加索公司与艺想公司在签订系争商标使用许可合同时，均知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间已存在涉案商标独占使用许可关系，因而艺想公司并不属于在后被授权之“善意第三人”；

2.综合艺想公司在合同中要求毕加索公司积极撤销与帕弗洛公司的备案合同等条款，无充分证据证明艺想公司有加害帕弗洛公司的主观上具有加害的恶意，亦无证据证明毕加索公司与艺想公司间客观上存在勾结、串通行为，故难以认定系争合同行为属“恶意串通损害第三人利益”之行为。

3.虽然毕加索公司与艺想公司之间的商标使用许可合同已成立并生效，但由于帕弗洛公司对涉案商标享有的独占许可使用权可以对抗在后的系争商标使用许可合同关系（即帕弗洛公司的独占许可使用权一直存续有效），毕加索公司已不能对涉案商标的使用权进行处分。鉴于毕加索公司实际上并未履行其与艺想公司签订的商标使用许可合同之义务，艺想公司也就不能依据此合同获得涉案商标的使用权。

一、商标使用许可合同效力的认定问题

前一个商标独占许可使用合同还没到期，商标权人又擅自将商标先后独占许可给第三人，到底谁才是真正的商标独占使用权人呢？

在后的商标独占使用许可合同不因其签订在后而被认定为无效合同。因为商标许可合同是双方当事人意思自治的结果，除存在违反法律规定的效力性规范以及有证据证明双方当事人恶意串通损害第三人利益等情形导致合同无效以外，其合同效力不因存在商标多重许可而归于无效。

二、各商标许可之间的保护顺位

在商标多重许可情况下，前后商标许可合同均成立且有效，此时各许可合同间的保护顺序为何呢？因商标许可合同备案与否及商标许可性质的不同都会产生不同的法律后果，实践中对此存在分歧。

1.若商标许可进行了登记备案，基于商标许可备案的登记对抗效力和各当事人均为善意，则无论商标许可的性质如何，均应保护已登记备案的商标许可合同。但有意见认为，登记对抗效力可以对抗在后的商标许可但不能对抗在先的商标许可。

2.若商标许可均未登记备案，多数意见认为，无论被许可人对商标的使用方式如何、商标许可的合理程度如何、是否扩大商标知名度，都应该按照保护在先权利原则去保护使用在先的商标许可合同；也有意见认为，从鼓励登记备案、保护善意第三人的角度出发，应保护在后签订的商标许可合同；但在先的商标独占许可使用权可以对抗非善意第三人在后签订之商标使用许可合同（上述案例的判决结果亦是如此）。

3.在商标独占许可中，商标使用权只能由唯一的主体行使，其被许可人在授权区域和时间范围内相当于“准商标权人”。，故在商标多重许可时，被许可人只有在不知道许可人欠缺处分权的善意情形下，通过支付合理对价的方式取得的商标独占使用的备案，才可以对抗无权利公示的真实权利人。

注意：

《最高法民一庭：善意取得的构成要件与适用排除解释》指出，“善意”是指第三人不知交易对手欠缺处分权。

①　评判标准：不具有某种程度以上的过失（即无故意或重大过失）。

②　判断时点：在完成不动产物权转移登记之时仍应不知道且不应当知道转让人无处分权的事实。

③　适用排除：原因行为（即当事人间的债权合意和物权变动合意）无效或被撤销

《民法典》第三百一十一条  无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：
（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意；
（二）以合理的价格转让；
（三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。
受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。
当事人善意取得其他物权的，参照适用前两款规定。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>物权编的解释（一）》第二十条  具有下列情形之一,受让人主张依据民法典第三百一十一条规定取得所有权的,不予支持一)转让合同被认定无效;(二)转让合同被撤销