中国企业海外并购中的“知识产权尽职调查”

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中国企业海外并购中的“知识产权尽职调查”

霍春芳 李慧 IPRdaily  2019-01-24

原标题：【华源原创】中国企业海外并购中的知识产权尽职调查

IPRdaily导读：近年来，随着中国企业海外并购的急剧增加，很多企业在海外并购中遇到越来越多的知识产权问题，即使是大型跨国公司也都曾出现过重大失误，因此在海外并购中做好知识产权尽职调查工作是非常重要的。

知识产权尽职调查是分析目标公司知识产权信息、评估与交易相关的风险与收益的过程。知识产权尽职调查对于并购技术类和品牌类企业来说至关重要，并购方要全面了解目标公司的业务及承担的相关法律义务，深入分析已有问题或潜在风险，以便作出正确的决策。知识产权尽职调查涉及的内容很多，下面就实践工作中应重点关注的内容进行详细介绍。

知识产权权属审查

海外并购一般会涉及知识产权的权属转移，因此首先要审查知识产权的权属问题，对目标公司持有的知识产权权属的误解可能导致无法转移某些知识产权，造成并购方获得的知识产权低于预期价值，甚至直接导致并购的失败[1]。

一般来讲，目标公司的知识产权可能存在以下三种权属瑕疵风险：一是目标公司并非知识产权权利所有者，二是目标公司的知识产权存在权限限制，三是目标公司的知识产权为共同所有权，下文笔者以专利为例，对权属审查中需要注意的问题进行梳理。

1、目标公司并非知识产权权利所有者

某些情况下，目标企业对其所使用的知识产权并不享有所有权。以专利权为例，以下几种情况，企业所使用的专利可能并不为其所有[2]：

1）雇员享有专利权

大多数国家规定，雇员在正常工作过程中获得的发明专利一般归雇主所有，但如果目标企业的雇佣合同明确规定，专利归雇员所有，该企业就不是该项专利的所有权人。因此，在进行知识产权尽职调查时，要确定专利所有权，应当仔细审查目标企业相关劳动合同中对于发明创造的专利权的约定条款，以确定专利权的权属状况。

需要注意的是，美国专利法中未规定职务发明制度，而是采用"发明人"制度来确认专利申请人资格，即提交专利申请的人必须是发明人本人。由雇员发明人申请专利权，专利权取得以后，再签署转让合同，将其权利转让于雇主[3]。

此外，在德国，雇员需将发明成果向雇主通报，雇主必须在4个月内书面答复是否接受该项发明；如果逾期未作答复，则所有权归雇员所有。

2）技术合作伙伴拥有专利权

如果目标公司所使用的专利技术或其他知识产权，是由委托开发方在帮助目标企业设计和研发产品过程中做出的，在确定该知识产权的权属时，应仔细审查相关的独立合同（如委托开发合同、合作开发合同）对研发过程中的知识产权权属的规定。如没有相关合同约定，则要根据不同国家的法律法规进行确定，一般不同的国家有不同的权利归属，如在英国，如无合同约定，独立合同方所做出的发明归完成方所有。

3）第三方拥有专利权

如果目标公司所使用核心技术是从第三方获得的技术许可，即相关的知识产权来自于第三方，那么该知识产权的权利主体仍然是第三方。在这种情况下会存在失去核心技术许可证的风险，因此，在海外并购的尽职调查过程中，必须认真审查目标公司从第三方获得的核心技术的专利许可合同内容，评估目标知识产权许可的可转移性[4]。

2、目标公司的知识产权存在权限限制

1）对外许可导致的权限限制

由于缺乏有效的登记公示制度，并购方很难清楚地掌握目标公司的专利是否存在许可情形，也不可能知道许可的限制条款，而许可限制恰好是收购中最普遍的权利限制，也是最典型的知识产权风险，需要在知识产权尽职调查中予以重视。

在审查知识产权许可合同时，应重点关注以下内容[5]：

a.许可类型，例如独占许可、排他许可、普通许可、二次授权许可等；

b.被许可人的区域或领域的使用限制及扩展能力范围；

c.许可是否可转让给新的所有者；

d.授予子许可的能力；

e.对许可技术进行修改和对其进行二次开发的权属的约定；

f.许可权利的持续时间。

2）留置权和抵押权导致的权限限制

随着知识产权作为资产负债表资产的日益突出，贷款机构通常会将知识产权作为担保债务融资中的抵押品。因此，并购方需要确定目标公司的特定知识产权是否存在留置权，包括专利、商标、版权、软件、域名等。知识产权留置权规则复杂，对知识产权留置权的尽职调查也是多方面的。例如在美国，除了在美国专利商标局和美国版权局数据库进行留置权搜索外，还应在相关的州统一商业代码（UCC）留置权数据库中进行搜索[6]。

3）政府资助导致的权限限制

目前有不少专利技术在其发明创造过程中往往有很深的政府资助背景，在接受资助时往往需要同意具体的国家安全控制，这些专利的对外许可和转让就会受到技术资助开发协议限制和国家相关部门的审查，因此在尽职调查时要特别注意。

3、目标公司的知识产权为共同所有

当多家组织机构共同合作研发出有一定价值的知识产权时，就会引发共有权问题。一般而言，知识产权的共有人之间的权利和义务采用约定优先的原则。在海外并购中，如果目标企业存在共同所有的知识产权，则需要审查约定的内容，明确该知识产权是否需要共同所有人全部同意方可转移。

如无相关约定，则共有知识产权权利人在行使权利时会因国家的不同而存在差别，这主要取决于知识产权的性质以及每个国家的法律政策。例如，如果被并购的目标企业的知识产权在美国，交易时需要特别注意美国的法律规定，任何一个知识产权共有所有人在未经其他所有人同意的情况下，拥有向第三方授予许可或出售以及将其捐献给公众的权利。因此，权利人可以单方面（不需要通知其他共有人）处分其共有专利[7]。

知识产权地域性与时间性审查

知识产权与有形资产有很大的不同，具有地域性和时间性，在国外购买的专利技术或商标在国内不一定受法律保护，高价购买的专利技术有可能包含失效专利。因此在海外并购中，知识产权的地域性和时间性审查尤为重要。

1、知识产权地域性审查

知识产权的地域性是指依据某一国家或地区的法律产生的知识产权仅仅在其本国或地域范围内有效、没有域外效力，因此购买某一国家的专利或商标，并不意味着理所当然地获得所有国家的专利或商标。比如，在美国获得的专利，如果在中国没有申请专利，那么该专利在中国不受保护，任何人都可以使用该专利技术在中国生产、销售该专利技术制造的产品。商标也一样，国外商标如果在中国没有注册，那么在中国则不受保护。

在企业海外并购中，如果我国企业目标是某项知识产权的全球申请或注册，就必须审查该知识产权在哪些国家或地区申请注册而不能遗漏，一旦遗漏将会造成严重后果。

2、知识产权时间性审查

知识产权的时间性这一特点表明，知识产权仅在法律规定的期限内得到保护，即有效，一旦超过期限，知识产权就会失效。知识产权的有效期限是法定的，根据各类知识产权的性质、特征及本国的实际情况，各国法律对专利权、商标权、著作权等都规定了长短不一的保护期[8]。因此，确定所要收购的知识产权的有效期限是否在法律保护期限内，对于保证并购交易十分重要，并最终对并购价格产生影响。

我国企业在海外并购中，不仅应确定所要收购的知识产权是否在法律保护的有效期限内以及有效期限至何时为止，还要审查目标企业是否按时交纳续展的费用和提交任何所需的必要文件以维持知识产权的有效性。

知识产权保护范围审查

审查知识产权的保护范围，确定是否符合并购的目的和是否能够有效地为并购方所实施，是知识产权尽职调查中常常忽略的问题。

以发明专利为例，专利保护范围首先体现在权利要求书保护范围方面，如果权利要求书的专利保护范围过窄，竞争者很容易规避该项专利或者真正核心的部分不被保护，导致该专利实际上处于不被保护的状态。

其次，专利保护范围体现在侵权可视度方面。如果权利要求未针对侵权主体、侵权行为、侵权产品、侵权证据等进行布局，将会降低专利的抗侵权能力，从而导致专利技术经济价值的降低。

因此，在审查专利保护范围时，首先要审查目标专利的权利要求的保护范围是否过窄，竞争者是否容易规避该项专利，其次审查目标公司的核心技术是否在权利要求的保护范围内，最后还要审查专利的侵权可判定性，从而确定该项专利经济价值和战略价值。

知识产权纠纷审查

1、侵犯第三方知识产权

在评估目标企业是否侵犯第三方知识产权时，并购方需要审查目标公司参与的侵犯第三方知识产权的诉讼案件，从而识别存在的潜在风险[9]。需要注意的是，除了研究正在审理的诉讼，也要研究终止或停留的诉讼，以确定相关诉讼风险是否仍然存在，从而判断可能承担的责任大小。

除了审查上述已结案或尚在处理的诉讼案件，并购方还要关注潜在的侵权问题，在美国，专利侵权诉讼可能会在涉嫌侵权发生6年后开始[9]，知识产权律师需要对是否存在这样的指控给出建议，以避免在不知情的情况下成为知识产权侵权方。为此，在进行知识产权调查时，也必须要审查目标公司是否存在侵害他人知识产权的情形，例如可对目标公司的重点产品或技术进行FTO分析，如果目标企业有侵犯他人知识产权的情形，就需要权衡并购目的和侵权后果的轻重，及时对并购行为做出调整。

2、第三方侵权被忽视

目标公司的相关知识产权是否被他人侵犯是常常被忽视的问题。在海外并购中，评估目标公司知识产权是否被第三方侵犯，一种方法是审查目标公司过去的指控，声称其知识产权受到侵犯。第二种方法是审查针对目标公司的知识产权第三方做出的任何挑战（质疑有效性），包括针对目标公司的所有权所带来的挑战[8]。第三种方法是进行EOU（Evidence of Use）检索与分析，从而能更准确地判断出侵权者，利于并购后的维权行为。

知识产权关联性及完整性审查

1、知识产权关联性审查

知识产权关联性审查比较容易被忽视。单个专利或商标看起来是独立的，其实不尽然。专利有基础专利和从属专利之分，一般基础专利为首创性发明创造，其技术含量比较高，从属专利一般是基于基础专利的再次开发，又称改进专利，它在采用基础专利技术方案的同时，又增加了新的技术内容。因而从属专利的实施必然会落入基础专利的保护范围，而基础专利要将其技术产品化，也必须要使用从属专利。从上面的分析可以看出，基础专利与从属专利相辅相成，缺一不可。现在的产品技术越来越复杂，是大量技术的组合，例如一部手机集成了成千上万项专利，如果要购买手机的制造技术，不仅要购买某些关键技术专利，还要考虑其关联专利[10]，这样才能保证技术和产品的市场化。

除了关注目标公司内部知识产权的关联性，还要关注企业与企业之间的知识产权关联。例如同行业竞争者会依靠“关联”阻挠并购活动，一般来讲，跨国巨头公司由于起步早布局广，在各领域都积累了大量的基础专利，这一点往往成为其在战略上遏制后发者的有力手段，因此在企业并购中需要重点关注。

2、知识产权完整性审查

知识产权完整性即目标公司的知识产权是否全面覆盖公司核心技术及核心产品。企业购买专利、商标等知识产权一般都是为了相关技术及相关产品，如果技术或产品的相关知识产权等受制于人，则必然对经济利益产生巨大影响，因此，知识产权的完整性审查必须全面。

结语

通过上述分析可以看出，海外并购过程中的知识产权尽职调查是一项十分复杂并耗时耗力的工程，不仅要调查知识产权法律层面的内容，还要调查技术层面的内容，这样才能预防知识产权陷阱，为并购方提供谈判筹码，尽可能地降低并购风险。

注释：

[1] Jonathan Berschadsky. IP risk assessment in corporate M&A.Financier Worldwide. 2010.

[2]刘丽,陈彬.中国企业海外并购中的知识产权审慎性调查问题研究[J].科技与法律,2011(01):41-46.

[3] Deborah Schavey Ruff. IP issues in M&A transactions and theimportance of due diligence. 2018.

[4]王瑜.海外并购如何审查知识产权[J].中国外汇,2010(06):18-19.

[5]顾萍. 海外并购知识产权的实操路径. IPRdaily. 2015.

[6] Deborah Schavey Ruff. IP issues in M&A transactions and theimportance of due diligence. 2018.

[7] Deborah Schavey Ruff. IP issues in M&A transactions and theimportance of due diligence. 2018.

[8]刘丽,陈彬.中国企业海外并购中的知识产权审慎性调查问题研究[J].科技与法律,2011(01):41-46.

[9] Jonathan Berschadsky. IP risk assessment in corporate M&A.Financier Worldwide. 2010.

[10]王瑜.海外并购如何审查知识产权[J].中国外汇,2010(06):18-19.

来源：康信知识产权微信平台

作者：霍春芳 李慧

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君