贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司等与北京家乐福商业有限公司侵害商标权纠纷二...

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贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司等与北京家乐福商业有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书

北京市高级人民法院

民 事 判 决 书

（2017）京民终76号

上诉人（原审原告）：贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司，住所地贵州省贵阳市。

法定代表人：陶华碧，董事长。

委托诉讼代理人：徐钦澄，北京星迪律师事务所律师。

委托诉讼代理人：赵砚猛，北京星迪律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：贵州永红食品有限公司，住所地贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县。

法定代表人：都伟，总经理。

委托诉讼代理人：李靖，北京市品源律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王琼琼，天津宇平律师事务所律师。

原审被告：北京家乐福商业有限公司，住所地北京市丰台区。

法定代表人:孟卫东，董事长。

委托诉讼代理人:肖丽君，北京市天睿律师事务所律师。

委托诉讼代理人:牛琨，北京市天睿律师事务所律师。

上诉人贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（简称贵阳老干妈公司）因与上诉人贵州永红食品有限公司（简称贵州永红公司）及原审被告北京家乐福商业有限公司（简称北京家乐福公司）侵害商标权纠纷一案，不服北京知识产权法院（2016）京73民初108号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月27日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。贵阳老干妈公司的委托代理人徐钦澄、赵砚猛，上诉人贵州永红公司的委托代理人李靖，原审被告北京家乐福公司的委托代理人牛琨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

贵阳老干妈公司上诉请求：变更一审判决第二项并判令贵州永红公司赔偿经济损失300万元，判令贵州永红公司承担贵阳老干妈公司与诉讼有关的支出。事实和理由：1、一审判决认定贵州永红公司的行为已起到识别商品来源的功能、应系商标使用行为，又认为没有将其作为识别性商标使用，前后矛盾，事实认定不清；2、贵州永红公司的被诉行为属于商标使用行为，侵犯了贵阳老干妈公司的驰名商标专用权，贵州永红公司的主观恶意明显、侵权情节严重，应依照法定赔偿的上限确定赔偿数额。

贵州永红公司辩称，该公司在涉案商品包装上标注“老干妈”字样的行为不构成商标性使用。本案与本院（2017）京民终28号案件的当事人均有贵州永红公司和贵阳老干妈公司，构成重复诉讼。一审判决的赔偿数额及合理费用数额过高，缺乏事实依据。

北京家乐福公司同意一审判决。

贵州永红公司上诉请求：撤销一审判决第一、二项。事实和理由：1、涉案商品包装使用“老干妈”字样并未起到识别商品来源的功能，是为了披露商品已真实添加老干妈豆豉油的合理指示，主观上没有攀附意图，客观上不会淡化“老干妈”商标的显著性和识别性，未淡化驰名商标；一审判决既认定贵州永红公司的被诉侵权行为客观上已起到识别商品来源的功能，又认定没有将其作为识别性商标使用，前后矛盾；一审法院认定贵州永红公司对“老干妈”的使用属于“淡化式侵权”无法律依据，认定对驰名商标跨类保护却未引用《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十三条第二款，未阐述涉案商品与驰名商标覆盖商品之间的关联性。2、一审法院判令赔偿15万元经济损失缺乏事实依据，将本案与他案的销售事实重复性判赔。判令承担124500元合理开支缺乏事实依据，涉案商品在北京家乐福公司销售的公证费仅5000元，其余费用与（2017）京民终28号中的合理开支票据相同，不应判令贵州永红公司重复承担。

贵阳老干妈公司辩称，贵州永红公司在其制造、销售的牛肉棒商品上标注“老干妈”字样属于商标性使用行为，同意一审判决对被诉行为构成淡化式侵权的认定。贵阳老干妈公司在本案中主张适用法定赔偿，本案与（2017）京民终28号案件中的律师费、北京市方圆公证处公证费所涉事项并不相同，不构成重复赔偿；确认本案与（2017）京民终28号案件中贵州省贵阳市元盛公证处（简称元盛公证处）的公证费各19500元票据相同，属同一公证事项。

北京家乐福公司同意一审判决，同意贵阳老干妈公司的答辩意见。

贵阳老干妈公司向一审法院起诉请求：1、判令贵州永红公司和北京家乐福公司立即停止侵犯贵阳老干妈公司驰名商标专用权的行为，停止在牛肉棒上使用“老干妈”字样，停止以任何形式销售印有上述“老干妈”字样的牛肉棒；2、判令贵州永红公司和北京家乐福公司赔偿原告经济损失800万元；3、判令贵州永红公司和北京家乐福公司承担本案的律师费、公证费、印刷费等与本案有关的合理支出。

一审法院认定事实：涉案商标为第2021191号“老干妈”商标，注册人为贵阳老干妈公司，该商标于2003年5月21日核准注册，核定使用商品为第30类：豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油等商品，经续展，涉案商标专用期限至2023年5月20日。

此外，贵阳老干妈公司还拥有注册号为1381611号的“老干妈及图”商标（简称第1381611号商标）。该商标于2000年4月7日核准注册，其文字部分与涉案商标相同，核定使用商品为第30类，豆豉、油辣椒（调味品）、酱辣椒（调味品）、火锅调料（调味品）等商品，经续展，该商标专用期限至2020年4月6日。

涉案商标曾在2011年、2014年、2015年、2016年多次被国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）、国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）和法院认定为驰名商标。

贵州永红公司拥有第4686272号、第10781638号、第3550793号、第5853924号的“牛头牌及图”系列注册商标，核定使用商品为第29类牛肉食品。“牛头牌及图”商标曾在2010年被商标局认定为驰名商标。

根据（2016）京方圆内经证字第01933号公证书记载，2016年2月1日，贵阳老干妈公司的委托代理人在公证员的陪同下，在北京家乐福公司位于北京市朝阳区东四环中路39号的家乐福北京慈云寺店购买了标有“牛头牌老干妈牛肉棒”的商品2袋，每袋售价为27.3元，并当场取得购物小票以及发票一张，发票上加盖有北京家乐福公司双井店的印章。涉案商品包装的正面上部标有贵州永红公司所拥有的“牛头牌及图”商标，中部印有“老干妈”字样。

一审诉讼中，贵州永红公司确认北京家乐福公司销售的涉案商品系贵州永红公司生产。贵州永红公司自2014年开始购入贵阳老干妈公司生产的“老干妈”牌豆豉作为调料生产涉案商品，贵州永红公司生产的牛肉棒除了涉案商品中标明的“老干妈”，还有“原味”、“麻辣”、“香辣”、“黑胡椒”等其他商品。

根据贵阳老干妈公司提供的证据19显示，其在本案诉讼中支出律师费10万元、公证费24500元。该组证据中还包括其他的票据，内容涉及印制费750元、航空运费480元、交通费90元。

一审法院认为，贵阳老干妈公司所有的第1381611号“老干妈及图”商标与涉案商标在豆豉、辣椒酱、炸辣椒油等商品上使用时间较长，在国内消费者中拥有很高知名度，相关公众对“老干妈”品牌的知晓程度是众所周知的事实，涉案商标属于在中国境内为社会公众广为知晓的商标。此外，根据贵阳老干妈公司提供的证据显示，贵阳老干妈公司自1997年成立以来，公司自身及其“老干妈”系列商品曾屡获社会赞誉以及新闻媒体报道，其作为商标权人重视对“老干妈”品牌的持续广告投入，在2012年—2015年期间，贵阳老干妈公司累计投入广告宣传费858.22万元。此外，根据已查明的事实可知，在2011年至2015年间，涉案商标曾多次被商标局、商标评审委员会和法院在个案中认定为驰名商标。本案中，贵阳老干妈公司已提供了证明涉案商标驰名的基本证据，足以证明涉案商标已经具有极高的知名度，综合商标法第十四条的认定因素，涉案商标已为我国社会公众广为知晓，对其驰名的事实予以确认。

贵州永红公司将“老干妈”字样标注在涉案商品包装上的行为，客观上造成的后果是消费者会误认为涉案商品与“老干妈”字样所指向的贵阳老干妈公司之间存在特定的联系。故此，贵州永红公司将“老干妈”字样标注在涉案商品上的行为，客观上已起到了识别商品来源的功能，应系商标使用行为。

涉案商品上虽然印有的是“老干妈”字样，涉案商品也确实添加了“老干妈”牌豆豉，但不同于“原味”、“香辣”、“黑胡椒”等口味，“老干妈”在现实生活中并非任何一种口味，也不是任何一种原料，而是贵阳老干妈公司所拥有的驰名商标，具有较强的显著性，与该公司具有唯一对应关系。因此不能将“老干妈”视为一个描述性词汇运用在涉案商品之上。涉案商品配料中添加了老干妈牌豆豉，但标注“老干妈”字样并非描述涉案商品之必须，贵州永红公司可以直接采取标注“麻辣味”、“豆豉味”等字样来说明涉案牛肉棒的口味，而非替代性地直接借用涉案商标。因此，被诉侵权行为易引起消费者将涉案商品与贵阳老干妈公司之间搭建不恰当的联系，将涉案商标所享有的优良商誉投射到涉案商品之上，故不属于合理使用的范畴，该行为属于《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称驰名商标司法解释）第九条第二款规定的“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性”和“不正当利用驰名商标的市场声誉”的情形。贵州永红公司在涉案商品上标注“老干妈”字样的行为，试图把涉案商标“老干妈”解释成同“黑胡椒”、“香辣”并列的一种口味描述，而事实上，“老干妈”并不代表现实生活中的一种口味，“老干妈”是贵阳老干妈公司的驰名商标，“老干妈”本身所具有的显著性以及其所代表的贵阳老干妈公司长期经营使用所产生的商誉，不是一种食品口味的通用名称，贵州永红公司的前述对“老干妈”的使用行为，将导致其通用化为一种口味名称，减弱涉案商标的显著性和识别性。驰名商标淡化行为尽管发生在与驰名商标核定保护的商品不同类的行业中,但是淡化一旦发生,驰名商标的显著性将大为弱化甚至不复存在,其识别性也深受影响,不能发挥区分商品来源、彰显商誉的功能,驰名商标的价值自然会受到严重削弱。为了避免涉案驰名商标“老干妈”最后淡化为一种通用的口味描述性词汇，有必要在本案中对该驰名商标作出反淡化保护，根据商标法第十三条、驰名商标司法解释第九条第二款规定，贵州永红公司的生产、销售行为，侵犯了贵阳老干妈公司所拥有的涉案商标专用权。

贵州永红公司的生产、销售涉案商品的行为侵犯了贵阳老干妈公司所拥有的涉案商标专用权。同时，根据商标法第五十七条第三项规定，销售侵犯注册商标专用权商品的行为也属于侵犯注册商标专用权。因此，北京家乐福公司销售涉案侵权商品的行为侵犯了涉案商标专用权。故，贵阳老干妈公司请求贵州永红公司、北京家乐福公司停止侵害的诉讼请求，具有事实基础和法律依据，应予支持。

北京家乐福公司提交的在案证据可以认定该公司通过合法渠道取得涉案商品，依商标法第六十四条第二款的规定不承担赔偿责任。本案损害赔偿责任应由涉案商品的生产、销售商贵州永红公司承担。

贵阳老干妈公司提出证据证明其在本案的支出包含律师费10万元、公证费用24500元、印制费750元、航空运费480元、交通费用90元，总计125820元。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（简称商标民事纠纷司法解释）第十七条规定：“商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。”法院对贵阳老干妈公司主张的有证据证明的律师费和公证费用予以支持，但因贵阳老干妈公司提交的证据不足以证明其主张的印制费、航空运费、交通费用与本案的关联性，且缺乏法律依据，对此不予支持。因此，基于前述认定，对贵阳老干妈公司所主张其为制止侵权行为的合理支出费用确定为124500元。

本案中，当事人双方均未提出充分证据证明因涉案侵权行为受到的实际损失或获得的利益，注册商标许可使用费也难以确定。涉案商标是驰名商标，在消费者中享有很高的知名度，贵州永红公司的侵权行为事实上也会造成涉案商标显著性和识别性的淡化，但在确定赔偿数额的时候，不仅要考虑商标的知名度，还需要结合贵州永红公司的使用行为进行认定。贵阳老干妈公司和贵州永红公司分属于不同的行业，两者之间不存在市场竞争关系，涉案商品的生产和销售不会挤压贵阳老干妈公司的原有消费市场，涉案侵权行为也不属于识别性商标使用行为，不会造成消费者对商品来源产生混淆。根据贵州永红公司提供的证据显示，2015年贵州永红公司处于整体亏损状态，公司正处于经营困难期。但是，公司整体亏损的事实并不排除其生产的涉案商品赢利的可能性。故对于贵州永红公司提出的其无盈利之主张，不予支持。因此，综合考虑贵州永红公司的主观过错程度、经营情况、侵权行为的性质、范围、后果、驰名商标的声誉等因素，酌情确定贵州永红公司赔偿贵阳老干妈公司的经济损失额为15万元，对贵阳老干妈公司所主张的其余部分，不予支持。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，商标法第五十七条、第六十三条第一款、第六十四条第二款，商标民事纠纷司法解释第十七条、第二十一条，驰名商标司法解释第二条第一款、第九条第二款之规定，判决：一、贵州永红公司立即停止在其生产、销售的牛肉棒商品上使用“老干妈”字样，北京家乐福公司停止销售上述印有“老干妈”字样的牛肉棒；二、贵州永红公司自判决生效之日起十日内赔偿贵阳老干妈公司经济损失及合理支出二十七万四千五百元；三、驳回贵阳老干妈公司的其它诉讼请求。

经审查查明，一审法院认定的事实清楚，证据采信得当，本院对其认定的事实予以确认。

上述事实有贵阳老干妈公司提交的涉案商标及第1381611号商标的注册证明文件、1998-2002年贵阳老干妈公司销售及税收数据统计表、2000-2002年“老干妈”商品广告宣传费用审计报告、2006-2010年贵阳老干妈公司销售及税收数据统计表、2007-2011年“老干妈”商品销售收入、广告宣传费用及纳税情况审计报告、2012年贵阳老干妈公司财务审计报告、2013年贵阳老干妈公司财务审计报告、2012-2015年“老干妈”油制辣椒商品的销售收入、广告宣传费用及纳税情况审计报告、2012-2015年部分“老干妈”油制辣椒商品销售合同及发票公证书、2012-2015年部分“老干妈”油制辣椒商品广告宣传资料及发票公证书、公司成立至2015年以来“老干妈”品牌及企业新闻剪报、公司成立至2015年以来“老干妈”品牌及企业荣誉公证书、相关行业协会、专业调研机构出具的“老干妈”油制辣椒商品的行业排名证明文件、贵阳老干妈公司成立以来“老干妈”商标被作为驰名商标受保护的记录、贵阳老干妈公司打击侵权、采取维权措施的相关资料、（2015）京方圆内经证字第01933号公证书、（2016）黔筑元民字第0693号公证书、律师费、公证费、印制费等费用支出的凭证；贵州永红公司提交的该公司百度百科介绍、该公司成立变更证明材料、工商局证明、贵州永红公司“牛头牌及图”商标被认定为驰名商标的批复文件、贵州永红公司“牛头牌及图”系列商标注册证及续展证明、贵州永红公司“牛头牌及图”商标获得的部分荣誉及认证、2014-2015年贵州永红公司购买老干妈调料的发票、费用报销单及入库单、贵州永红公司老干妈味牛肉棒生产工艺说明、贵州永红公司其他口味牛肉棒商品包装照片及生产工艺说明、2015年贵州永红公司老干妈味牛肉棒商品销售统计表、发票及应税清单、2014-2015年老干妈味牛肉棒商品损益表、贵州永红公司2015年财务审计报告、2016年1月贵州永红公司牛头牌老干妈味、牛头牌老干妈牛肉棒商品销售统计表、发票及应税清单、贵州永红公司改版商品包装新旧版包装对比图片；北京家乐福公司提交的北京广立信商贸有限责任公司（简称北京广立信公司）说明、北京广立信公司营业执照副本复印件、北京广立信公司食品流通许可证、商品合同、贵州永红公司营业执照副本复印件、贵州永红公司全国工业商品生产许可证，以及当事人陈述等证据在案佐证。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证，贵阳老干妈公司提交了金额为6万元的二审阶段新发生的法律服务费发票一张；贵州永红公司提交了贵州同辉正业会计师事务有限公司制作的同辉专审字（2016）第182号《关于贵州永红食品有限公司“老干妈”风味牛肉棒商品经营情况专项审计报告》（简称第182号审计报告）。北京家乐福公司未提交新证据。

对当事人二审争议的事实，本院认定如下：贵阳老干妈公司提交的法律服务费发票的真实性、合法性予以确认；贵州永红公司提交的第182号审计报告系贵州永红公司单方委托审计，该审计报告的审计对象2014年7月1日至2016年6月30日“老干妈”风味牛肉棒商品经营情况明细表及附注系由贵州永红公司自行编制，该审计报告内容的真实性、关联性存疑，不能作为认定涉案商品盈利情况的证据。

另查，贵阳老干妈公司以贵州永红公司、北京欧尚超市有限公司（简称北京欧尚公司）为被告向北京知识产权法院提起侵害商标权及不正当竞争纠纷之诉，被诉侵权行为是贵州永红公司生产、北京欧尚公司销售“老干妈味牛肉棒”的行为，贵阳老干妈公司在该案中提交了该公司于2015年9月14日在北京欧尚公司来广营店购买“老干妈味牛肉棒”的（2015）京方圆内经证字第27571号公证书。贵阳老干妈公司在该案中的诉讼请求是：1、判令贵州永红公司和北京欧尚公司立即停止侵犯贵阳老干妈公司驰名商标专用权的行为，停止在牛肉棒上使用“老干妈味”字样，停止以任何形式销售印有上述“老干妈味”字样的牛肉棒；2、判令贵州永红公司和北京欧尚公司赔偿经济损失300万元；3、判令贵州永红公司和北京欧尚公司承担与本案有关的合理支出，总计127820元（其中包含律师费10万元、公证费用26500元、印制费750元、航空运费480元、交通费用90元）。北京知识产权法院就该案作出（2015）京知民初字第1944号民事判决（简称第1944号判决），判决：一、贵州永红公司立即停止在其生产、销售的牛肉棒商品上使用“老干妈味”字样，北京欧尚公司停止销售上述印有“老干妈味”字样的牛肉棒；二、贵州永红公司赔偿贵阳老干妈公司经济损失及合理支出共计四十二万六千五百元；三、驳回贵阳老干妈公司的其它诉讼请求。2017年4月24日，本院作出（2017）京民终28号民事判决，驳回了贵州永红公司的上诉，维持北京知识产权法院第1944号判决。

以上事实，有第1944号判决、本院（2017）京民终28号民事判决等证据在案佐证。

本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（简称民事诉讼法解释）第二百四十七条规定：“当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。”

根据上述司法解释的规定，前诉与后诉的当事人、诉讼标的相同且诉讼请求相同或相抵的，才构成重复诉讼。本院（2017）京民终28号案件的当事人为贵阳老干妈公司、贵州永红公司、北京欧尚公司，诉讼标的为贵州永红公司在相关商品上使用“老干妈味”标志的商标侵权行为及北京欧尚公司的相应销售行为，贵阳老干妈公司的诉讼请求为停止侵权行为、赔偿经济损失300万元及相关合理支出；而本案的当事人为贵阳老干妈公司、贵州永红公司和北京家乐福公司，诉讼标的为贵州永红公司在相关商品上使用“老干妈”标志的行为及北京家乐福公司的相应销售行为，贵阳老干妈公司的诉讼请求为停止侵权行为、赔偿经济损失800万元及相关合理支出。本院（2017）京民终28号案件与本案的当事人和诉讼标的均不相同，二者在被诉侵权主体、侵权行为、侵权商品等方面存在差别，诉讼请求亦不能涵盖或相互替代，故贵阳老干妈公司提起本案诉讼的行为并不构成重复诉讼。贵州