课堂 | 声音商标审查问题研究（下）

探未来行脚下

文／国家工商总局商标局  江京晖

声音商标的实质审查

第一，关于固有显著性。

前文已述，并不是所有声音都能够注册为商标。只有当声音具备了商标法意义上的显著性，能够识别商品生产者或服务提供者时，才能获准注册。从世界范围来看，声音商标受理和审查实践较少，固有显著性认定标准并未统一。大多数国家或地区在审查标准中仅从反向角度列举了一些缺乏固有显著性的情形。例如，欧盟、英国、中国香港等。

有些国家对声音商标具有固有显著性持否定态度。比如韩国，在审查标准中明确规定，只有在申请日之前经过持续使用取得第二含义的声音才能获准注册。他们认为，声音就是声音，即使声音商标是“独特、与众不同”的，也缺乏固有显著性。

判断一个商标是否具有固有显著性，关键在于相关公众是否将它作为商标来“认知”。目前，绝大多数商标是传统的平面商标，这种客观实际使得相关公众认为平面是商标的外在形式。可以说，这种认识是根深蒂固的。与传统平面商标不同，声音第一次出现时，一般不会被认知为商标，尤其在声音商标注册的初期阶段，相关公众对声音商标还很陌生，远远没有形成对声音商标的普遍认知以及用声音来识别产源的行为习惯。如果是音乐旋律，往往被认为是充满情感色彩、给予心理暗示的背景音乐。如果是人声，往往被认为是企业用以宣传促销或者表达其特殊的经营理念。通常情况下，即使是独创的声音，也至少需要经过使用，在相关公众心中与产源形成唯一对应关系后，才能核准注册。

含有文字商标呼叫的声音商标亦不具有固有显著性，主要有两个方面原因：一是相关公众通常会认为是文字商标的广告声音，而不会产生特别的记忆。二是一个文字商标可能有几种甚至几十种呼叫声音，如果类似声音商标能够不经过使用获得商标法的保护，会有怎样的社会效应将难以预测，恐怕也不符合引入声音商标的初衷。

因此，审查标准中规定，通常情况下，声音商标需要经过长期使用才能取得显著特征。声音商标固有显著性的认定标准，还有待更多的授权确权实践来形成共识。笔者认为，随着认识和实践的深入，尤其当相关公众对商标的认知习惯发生重大变化时，审查标准可能也会随之有新发展。

第二，关于功能性。

功能性和显著性是两个不同的法律概念。通说认为，对于商品的目的和使用必不可少，或者影响到商品成本或质量的商标具有功能性。传统商标仅涉及显著性问题，而立体商标、颜色组合商标和声音商标等非传统商标有可能涉及功能性问题。例如，机器正常运转过程产生的声音、车辆倒退时发出不同频率的哔哔声等具有功能性。功能性是非传统商标注册不可克服的障碍，而显著性是可以通过使用克服的，这是两者最本质的区别。功能性特征如果通过商标权被永久独占，将违背公平竞争原则，损害公共利益。具有功能性的声音，即使通过使用获得了显著性，也应当排除在《商标法》保护范畴之外。因此，显著性与功能性应当分别审查。

而在新法中增加声音商标非功能性条款的建议没有被采纳，笔者期待下次修法时对上述问题予以进一步研究。不过，从实践看，因具有功能性被驳回的声音商标也鲜见。美国有个别案例。例如，Vertex Group公司以防小孩被诱拐的警报器声音申请注册声音商标以具有功能性被驳回。

第三，关于混淆可能性。

声音商标混淆可能性的认定标准与其他类型商标一样，均以相关公众是否会产生混淆误认为判断依据。不同之处在于，审查员以听声音样本为主，综合听觉感知因素来判断，比对商标描述不具有太多实际意义。有人曾提出对五线谱有多少不同就会产生混淆进行量化。但笔者认为，量化没有必要，甚至会误入歧途。即使乐谱或文字描述高度重合，声音也可能差别很大，因为一个音符的变化就可能导致音乐形象或者听觉感受完全不同。而乐谱或文字描述不同，但听觉感知接近，容易造成混淆误认的，仍然需要判定近似。所以，在商标描述和声音样本一致的前提下，主要以听声音样本来判断是否存在混淆可能性，比对商标描述仅是一种辅助手段而已。此外，声音商标如果含有语音，可以还原为文字的，以发音为主要依据，综合在先文字商标显著性、知名度、申请人恶意等因素来判定是否容易造成混淆误认。

我国商标注册申请体量庞大，从长远看，声音商标申请量将不断增长。为缩小在先商标权利的检索范围，对声音商标设定了声音要素。就设定声音要素而言，我国属于首创。2015年4月1日，日本开始受理声音商标，对声音商标亦划定了声音要素，似乎更为精细。

第四，关于使用。

一是使用证据的审查。

声音商标是否通过使用获得显著性，判断的关键，仍在于客观上相关公众的认知。使用证据需要证明，声音通过使用在相关公众心目中的首要功能已经不是声音本身，而是在指示着一个商品或服务的来源。换言之，相关公众一听到某个声音就条件反射地联想到该声音指向了一个特定的来源。与传统商标相比，声音商标通过使用获得显著性的难度更大，使用时间、使用强度等要求高于传统商标。声音商标使用证据的审查与其他类型商标是一致的。笔者认为，可以重点审查以下两个方面：

一方面是审查声音是否作为商标或者被认知为商标长期持续使用。声音使用的结果要使得相关公众能够有意识地通过声音寻找产源。如果在广告宣传或营销过程中突出强调某个声音，或者以特别的方式告知相关公众某个声音是商标，那么这个声音将更容易获得商标的识别功能。此外，对声音商标的评论和报道也会提高声音商标的认知度。在美国有个反例。摩托罗拉公司以其手机的“唧唧”声申请注册声音商标，并提交了广告等大量使用证据。但由于在广告中没有将“唧唧”声作为手机唯一或者突出的特点来推广，使得相关公众并未将其识别为商标，最终上述注册申请被驳回。

另一方面是审查声音商标是否使用在指定的商品或服务上。国泰金融控股股份有限公司申请注册“Enrich your life”声音商标（智慧财产法院98年度行商更(一)字第5号行政判決），指定使用在第35类“广告宣传及宣传品递送、计算机网络在线广告”等服务上，因缺乏显著性被驳回后上诉至台湾法院。法院认定，原告提供的在无线、有线频道和车站等播放的含声音商标的广告片、在各分行营业场所和自动提款机内播放的声音、计费单、广告排期表等证据材料，均与其经营的银行业务相关，不能证明该声音商标使用在“广告宣传及宣传品递送、计算机网络在线广告”等服务上，进而不能认定该声音商标在上述服务上经过使用产生了显著性。

二是使用方式。

《商标法》第四十八条规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。声音商标主要有两种使用方式。

第一种是使用在商品本身上或使用在提供服务的过程中。例如，我国首例受理并注册的中国国际广播电台节目开始曲声音商标即在提供服务的过程中使用。中国国际广播电台是我国唯一向全球广播的国家电台。开始曲于1998年7月1日正式启用，全长40秒，在广播节目开始时固定使用，也在广播栏目之间不固定的整点使用。中国国际广播电台提供了大量使用证据，包括启用开始曲的函及通知、当年相关报道、2010年后三年间每月一天的含开始曲节目时刻表和节目单、含开始曲节目音频文件、听众来信、调查问卷、广播市场份额调查数据、节目获奖证书等。长期持续的使用使得听众一听到开始曲，就意识到是在收听中国国际广播电台，而不是其他广播电台制作的广播节目。

第二种是仅在广告宣传中使用。这是声音商标的重要使用方式。例如，台湾地区核准注册的三洋药品工业股份有限公司“你累了吗”男声问候语声音商标，核定使用在提神饮料等商品上。自1997年起，“你累了吗”男声问候语即出现在企业广告中，在有线频道大量播放，每年广告档次数千甚至超过了2万。期间推陈出新过众多广告版本，但“你累了吗”男声问候语始终不变。广告片幽默风趣，简单温暖的问候语，在相关公众心中留下了深刻印象。该声音商标因长期在广告宣传中使用，被认定取得了显著性。总之，仅在广告中使用的声音商标，也可能获得显著性。需要强调的是，广告应当聚焦于具体而明确的商品或服务，易于相关公众理解辨别，而不能模棱两可。

几点建议

回顾三年来的审查实践，对申请注册声音商标，笔者建议如下：

一是从申请来看，含有语音的音乐旋律声音商标居多，而以自然界或动物等非音乐性质声音申请注册的数量有限。笔者以为，自然界或动物等声音也是声音商标的重要来源，可以更多地使用并申请注册。

二是冗长的旋律即使经过使用，也不易产生显著性。而简短独特的声音经过使用，获得显著性的可能性应该高于前者。

三是商标描述是对声音商标本身进行描述，应力求准确，其他无关内容不能出现在商标图样中。

四是对于非音乐性质声音，按照《条例》的要求，用文字描述即可，不必牵强地配上五线谱或简谱。

五是广告宣传是声音商标的使用方式之一。在广告中突出“这是独特的声音”或者“听听那声音”等类似广告词，有助于相关公众将声音作为独特部分进行记忆，使声音加快与产源联系起来。

六是通常情况下，声音商标经过长期使用取得显著特征。因此，申请人应高度重视声音商标的使用问题，并做好使用证据的收集与保存工作，以备不时之需。

目前，在商标领域，一家独大的依然是传统商标。声音商标作为新的商标类型，可以逾越语言、文化、时空界限，具有极强的表现力和穿透力，是企业开拓市场、推广品牌的利器。从实践来看，声音商标权利人通常不会仅申请注册声音商标，而是在其传统商标已经站稳脚跟的基础上，推出声音商标，把品牌引向纵深。可以说，形容声音商标是锦上添花实不为过。

据统计，2014年5月1日至2017年5月底，共申请628件声音商标，其中2014年308件，2015年172件，2016年101件，2017年截至5月底47件，申请集中在第9类移动电话、第35类广告宣传、第38类无线广播、第41类节目制作和第42类计算机软件设计等商品或服务上。从数量上看，申请注册声音商标已趋于理性。至5月底，核准注册14件，初步审定并公告2件。

声音商标不是摆设物件，不能仅仅存在于法条中。对符合注册条件的声音商标，应当及时核准注册并给予充分保护。声音商标只有被真正使用起来，切实被法律保护起来，才有生命力，新法引入声音商标的初衷也才能得以实现。笔者也希望，在我国本土能出现越来越多类似文章开头所述“Yahoo”那样经典的声音商标，经过岁月沉淀，长留在人们的记忆中。