以案说法职务发明人完成发明时受雇于子公司，但专利发明最初登记在母公司名下是否....

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母公司应当支付子公司职员的职务发明报酬吗？ 审理法院：
上海市高级人民法院

案号：
(2008)沪高民三(知)终字第23号，(2005)沪一中民五(知)初字第220号

裁判日期：
2008.04.18

案由：
民事>知识产权与竞争纠纷>知识产权权属、侵权纠纷>专利权权属、侵权纠纷>职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷

作者：
游云庭 （大邦律师事务所）
陈斌寅 （大邦律师事务所）

附 判决书：
翁立克与上海浦东伊维燃油喷射有限公司、上海柴油机股份有限公司职务发明设计人报酬纠纷案
翁立克、上海浦东伊维燃油喷射有限公司与上海柴油机股份有限公司职务发明设计人报酬纠纷上诉案


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【相关法条】


《中华人民共和国专利法》第六条

《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条

【案情摘要】

原告翁某在退休前一直担任上海浦东伊维燃油喷射有限公司（下称“伊维公司”）的总工程师，而上海柴油机股份有限公司（下称“上柴公司”）是伊维公司的控股大股东，持有其90%的股份。翁某在2005年退休前，完成了2项发明创造，并在2001年作为上柴公司的专利予以登记，同时翁某被登记为发明人。2003年9月上柴公司将2项专利无偿转让给伊维公司，同年，伊维公司又将这两项专利许可给第三人。翁某退休后，认为上柴公司和伊维公司在转让、许可专利发明的过程中，并未依法向其支付报酬，因此提起诉讼，要求两公司向其连带支付发明报酬。

本案经过了上海市第一中级人民法院（下称“上海一中院”）和上海市高级人民法院（下称“上海高院”）的两审，两审法院均确认伊维公司是唯一的职务发明报酬支付主体，具体理由为原告是在受雇于伊维公司期间完成发明创造的，而上柴公司和伊维公司之间的专利转让约定，其实质是解决专利的归属问题，此外专利的后续实施均以伊维公司为主体。

最终，上海一中院判决被告伊维公司向原告翁某支付职务发明报酬计27万余元，上海高院二审中维持了该判决。

【律师点评】

一、本案的评析

本案的事实部分存在两大特殊之处：1）专利的登记、转让和许可涉及母、子两个关联公司；2）职务发明人完成发明时受雇于子公司，但专利发明最初登记在母公司名下，之后才转移到子公司名下。

而概括两审法院对事实的认定，在上述情况下认定“被授予专利权的单位”，或者说确定“职务发明报酬的支付主体”，需要考虑以下三个要件：1）职务发明人完成发明创造时，雇佣发明人的主体；2）权利最终归属的主体；3）后续实施职务发明的主体。

本案中，虽然涉案专利初始登记在原告所供职公司的上级母公司名下，但是经过转让后，至原告起诉时，已登记在伊维公司（即原告完成发明时的任职单位及最初权利人的子公司）名下，此时，发明人完成发明时所任职主体、专利权归属主体及实施专利主体均指向了伊维公司，法院因此也较为容易地确定伊维公司为最终的“被授予专利权的单位”，即最终的“职务发明报酬的支付主体”。

二、本案引发的思考

本案的判决也引发了笔者的一些思考，如果上述判断“被授予专利权的单位”的三个标准并不同时指向同一主体，又该如何判断报酬支付主体呢？比如专利发明最终登记在所任职单位的关联公司名下，并且也是由该关联公司进行实施的话，则应该如何确定最终的“被授予专利权的单位”呢？

关于这个问题，有必要看下相关法条对于职务发明构成要件的表述。《专利法》第六条规定的构成职务发明的前置条件是“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件”。而《专利法实施细则》第十二条将其细化为三大法定情形：

1、在本职工作中作出的发明创造；

2、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

3、退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

上述几点，尤其是第三点法定情形，实际上明确了“本单位”仅指用人单位（包括事业单位、机关等），也就是说职务发明的产生前提，必须要有劳动或者人事关系的存在。

但笔者也注意到一种例外情况。根据上海大学陶鑫良教授主持完成的关于职务发明归属和奖励制度相关报告中的观点，对于关联公司之间的无偿技术转移，发明人可以向本单位或者实际获得、实施该专利的关联公司提出支付奖励或报酬。也就是说如果两家公司之间存在关联关系，且技术是无偿转移的，则即便发明人所任职的公司与最终拥有或者实施该发明的主体并不是同一主体，基于双方之间的关联关系，发明人可以同时向两家公司主张报酬，此时“无偿转让”和“关联关系”两点就足以刺破关联公司之间的面纱。

关于这种观点，虽然目前笔者并未看到据此判决的实际案例，但是这种追求实质正义的观点，相信法官在今后的同类案件的判决中，也会予以采纳。