以案说法：职务发明报酬参照专利法规定的法定酌情赔偿数额确定

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职务发明报酬参照专利法规定的法定酌情赔偿数额确定——深圳市金沙江投资有限公司与潘锡平、深圳市生物谷医药有限公司职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷案

审理法院：
广东省高级人民法院

案号：
(2011)粤高法民三终字第316号

裁判日期：
2011.07.26

案由：
民事>知识产权与竞争纠纷>知识产权权属、侵权纠纷>专利权权属、侵权纠纷>职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷

作者：
上海知识产权研究所

附 判决书：
深圳市金沙江投资有限公司与深圳市生物谷医药有限公司职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷上诉案


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【判决要点】

原审法院鉴于金沙江公司许可云南生物谷公司实施了涉案专利，参照但不依照《中华人民共和国专利法》法定酌情赔偿的规定，并考虑金沙江公司将涉案专利许可他人实施必定产生经济效益、却未提交涉案专利许可使用费等抗辩证据等因素，酌情确定本案应支付的报酬。

上诉人（原审被告）：深圳市金沙江投资有限公司

被上诉人（原审原告）：潘锡平

原审被告：深圳市生物谷医药有限公司

来源：广东省高级人民法院（2011）粤高法民三终字第316号

【案情简介】

原审法院查明：潘锡平于1998年入职深圳市生物谷科技有限公司，该公司后更名为深圳市金沙江投资有限公司。潘锡平在金沙江公司工作期间，有两项发明被授予专利权。第一项发明专利的专利权人为深圳市生物谷科技有限公司。第二项发明专利的专利权人为深圳市生物谷科技有限公司以及深圳市生物医药研究院有限公司（该公司已注销）。潘锡平提交《专利实施许可合同的备案》打印件，用以证明第一项专利已许可云南生物谷公司实施。

根据深圳生物谷公司发布的招聘广告，深圳生物谷公司是金沙江公司的经销公司、云南生物谷公司是生产企业。云南生物谷公司股东之一为金沙江公司，经营范围包括中西成药原料及其制剂的开发、生产、销售及技术服务等。金沙江公司的经营范围包括保健品、绿色食品、环保用品、医疗器材、生物制品的技术开发、技术咨询、药品技术研究开发、项目投资、进出口业务。

2009年12月28日，潘锡平向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令金沙江公司、深圳生物谷公司支付潘锡平职务发明专利的奖励和报酬人民币2000万元并负担本案诉讼费用。

金沙江公司和深圳生物谷公司根据其公司《员工关系管理办法》第5.24条“公司依据员工智慧成果取得专利权的，公司将自专利权公告之日起30日内向该员工支付职务发明奖励人民币500元及一次性报酬人民币1000元”的规定，用以证明已支付奖励、报酬。金沙江公司和深圳生物谷公司又称，发给潘锡平年薪的季度奖金和年度奖金中，已包含了发明的奖励、报酬。潘锡平称从未见过该《员工关系管理办法》，也未依据该《员工关系管理办法》收到过奖励、报酬。

【判决观察】

原审法院经审理后认为：

1.根据专利法实施细则的规定，职务发明人在专利有效期内有权获得奖金和报酬。2002年修订的专利法实施细则第74条、2010年修订的专利法实施细则第76条，虽对奖金数额的规定存在区别（分别为不低于2000元与3000元），但两次修改后的细则均明确规定奖金“应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人”。本案涉及两项发明专利的专利授权公告日分别在2004年与2007年。根据民法通则关于诉讼时效的规定，潘锡平自涉案两项发明专利授权公告之日起，直至潘锡平于2009年12月28日提起诉讼，已超过2年诉讼时效,故潘锡平主张涉案两项发明专利“奖金”的诉讼请求，原审法院不予以支持。

2. 专利法实施细则明确规定了支付职务发明创造发明人的报酬的义务主体是“被授予专利权的单位”。本案中，金沙江公司是支付职务发明创造发明人的报酬的义务主体，因此，潘锡平要求金沙江公司支付报酬的诉讼主张及请求，依法有据，原审法院予以支持。云南生物谷公司不是本案当事人，也不是涉案专利权利人，与金沙江公司是彼此独立的企业法人。深圳生物谷公司不是涉案专利权利人，且与金沙江公司是彼此独立的企业法人，因此潘锡平要求深圳生物谷公司支付奖励及报酬的诉讼主张及请求，缺乏事实及法律依据，原审法院不予支持。

3. 专利法实施细则明确规定，被授予专利权的单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明专利的所得利润中提取不低于2%，作为报酬给予发明人，或者参照上述比例，给予发明人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人。依据专利法实施细则的规定，支付职务发明创造发明人的报酬应同时具备以下条件：发明创造被授予专利权后且专利权在有效期限内；发明专利已被实施或被许可实施；实施专利取得利润、使用费等经济效益。本案潘锡平能举证证明“发明创造被授予专利权后且专利权在有效期限内”、“涉案发明专利一已许可云南生物谷灯盏药业有限公司实施”，但未能举证证明“发明专利已由金沙江公司自己实施”、“涉案发明专利二已许可云南生物谷公司实施”、以及“实施专利所取得的利润、使用费等经济效益”，故原审法院鉴于金沙江公司许可云南生物谷公司实施了涉案专利，参照但不依照《中华人民共和国专利法》法定酌情赔偿的规定，并考虑金沙江公司将涉案专利许可他人实施必定产生经济效益、却未提交涉案专利许可使用费等抗辩证据等因素，酌情确定本案应支付的报酬。

原审法院因此判决金沙江公司于判决生效之日起十五日内向潘锡平支付职务发明创造发明人的报酬共计人民币一百万元整；驳回潘锡平的其他诉讼请求。

上诉人金沙江公司不服原审判决，向本院提起上诉称既然原审法院查明金沙江公司已经许可云南生物谷公司实施了涉案专利，那么原审法院就应当按照《专利实施许可合同》的约定计算应付报酬。但是，原审法院既没有进一步查明专利许可使用费的金额，也没有按照已经查明的《专利实施许可合同》确定的许可使用费金额确定应付报酬，而是酌情确定应付报酬，违反了专利法实施细则第78条的规定。根据《专利实施许可合同》，云南生物谷公司每年应向金沙江公司缴纳许可费人民币10万元。因此，即使需要支付职务发明创造发明人报酬，金沙江公司应付报酬的金额也仅为每年人民币1万元。在专利剩余的有效期内，上述报酬费用也不应超过人民币11万元。并且，该项费用应由发明人潘锡平和林艳和共同分享，潘锡平能取得的报酬不应超过人民币5.5万元。

本院认为，本案系职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷。根据上诉人的上诉理由和请求，本案的争议焦点在于如何确定金沙江公司应付潘锡平的发明人报酬。

上诉人金沙江公司上诉认为，既然原审法院已经查明金沙江公司许可云南生物谷公司实施涉案专利，那么就应当按照专利许可合同约定的许可使用费确定金沙江公司应付潘锡平的发明人报酬。本案中，虽然金沙江公司提供了其与云南生物谷公司的专利实施许可合同备案证明及对应的专利实施许可合同，以证明其应付潘锡平的发明人报酬应当按照专利实施许可合同约定的许可使用费确定，但是，这些证据不足以证明金沙江公司的上诉主张，就合同备案证明的专利实施许可法律关系中，许可人金沙江公司是被许可人云南生物谷公司的股东，两者之间存在直接投资关系，且代表许可人金沙江公司和被许可人云南生物谷公司签订专利实施许可合同的是同一个人。在没有同类专利许可使用费作为参照的情况下，仅以两个关联公司约定的专利许可使用费作为发明人报酬的计算依据并不客观。第三，即使以上述专利实施许可合同确定的许可使用费金额作为确定发明人报酬的计算依据，该证据也仅能证明2009年12月1日至2010年11月30日期间的许可使用费，不能据此确定金沙江公司应付潘锡平的全部发明人报酬。综上，由于金沙江公司和潘锡平均未提供证据证明金沙江公司许可云南生物谷公司实施涉案专利所得的利润，金沙江公司提供的证据也不足以证明许可他人实施涉案专利收取的使用费，因此原审法院根据涉案专利产品的销售情况酌情确定金沙江公司应付潘锡平的发明人报酬金额为人民币一百万元基本合理，本院予以维持。

综上所述，本院驳回上诉，维持原判。