以案说法：职务发明专利即使被无效，也应支付职务发明人应得的报酬

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【相关法条】

《中华人民共和国专利法》第十六条

【裁判摘要】

根据《中华人民共和国专利法》第十六条以及《中华人民共和国专利法实施细则》第七十六条的规定，被授予专利权的国有企业事业单位许可他人实施其专利的，应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于10％作为报酬支付发明人或者设计人。根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款的规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。根据上述规定，在发明人、设计人起诉要求许可他人实施专利的专利权人依法支付职务发明设计人报酬的案件中，即使专利因丧失新颖性被宣告无效，专利权人以该专利已经被宣告无效为由，拒绝支付在专利权被宣告无效之前已经发生的专利实施许可行为所应支付的职务发明设计人报酬的，人民法院仍不应予以支持。

【案情全文】

原告：翁立克，男，汉族，65岁，住上海市白桦路。

被告：上海浦东伊维燃油喷射有限公司，住所地：上海市浦东大道。

法定代表人：白洪法，该公司董事长。

被告：上海柴油机股份有限公司，住所地：上海市浦东大道。

法定代表人：陈龙兴，该公司董事长。

原告翁立克因与被告上海浦东伊维燃油喷射有限公司(以下简称伊维公司)、上海柴油机股份有限公司(以下简称上柴公司)发生职务发明设计人报酬纠纷，向上海市第一中级人民法院提起诉讼。

原告翁立克诉称：原告曾在被告伊维公司任职，系“p7n型喷油泵总成”和“pe型喷油泵总成”两项科技成果的第一完成人和主要贡献者，前述科技成果中“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”、“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”两项技术系原告的职务发明。 2001年4月17日，伊维公司的母公司亦即被告上柴公司向中华人民共和国国家知识产权局(以下简称国家知识产权局)申请了涉案专利，并于次年1月23日获得授权。2003年11月1日，上柴公司与伊维公司签订合同将涉案专利无偿转让给伊维公司。2003年11月4日，伊维公司与案外人上海电装燃油喷射有限公司(以下简称电装公司)签订了《p7、pe型柴油喷射泵技术转让协议》，根据该协议，电装公司应向伊维公司支付人民币250万元的入门费和产品净售价4％的技术提成费。至2005年12月31日，电装公司已支付了“p7型柴油喷射泵技术”提成费人民币598万余元，以及“pe型柴油喷射泵技术”入门费人民币 250万元和提成费人民币1090万余元。此外，伊维公司还自行生产、销售过使用了涉案专利的相关产品。《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利实施细则)第七十六条规定：“被授予专利权的国有企业事业单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于10％作为报酬支付发明人或者设计人。”上海市《关于进一步加强本市知识产权工作的若干意见》和上海市《关于实施<上海中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)>若干配套政策的通知》均规定，专利权人在专利许可他人实施后可在税后收益中提取不低于30％作为设计人的报酬。原告是“p7n型喷油泵总成”和“pe型喷油泵总成”科技成果的第一完成人和主要贡献者，也是“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”的唯一发明人，上柴公司与伊维公司许可他人实施专利，应当依法向原告支付相应职务报酬。综上，请求人民法院判令两被告向原告支付截止2007年4月的两项职务发明创造专利许可使用费的职务报酬人民币200万元。

原告翁立克起诉时还主张被告伊维公司支付自行实施专利的职务报酬等三项内容，经两次变更诉讼请求后不再提起，但保留对该部分职务报酬权益另案追索的权利。

被告伊维公司、上柴公司辩称：1．原告翁立克无权向伊维公司主张“p7n型喷油泵总成”和“pe型喷油泵总成”两项涉案专利的职务报酬请求权。涉案两项专利不是原告在被告伊维公司任职期间完成的，而是由上柴公司的相关技术人员在1994年完成的，2003年11月1日，上柴公司与伊维公司签订合同，将涉案专利转让给伊维公司，伊维公司许可案外人使用转让来的专利自然无需向本公司工作人员支付报酬；2．翁立克无权向上柴公司主张涉案两项专利的职务报酬请求权。涉案两项专利均已被宣告无效，上柴公司在转让专利时未获任何利益，向原告支付职务报酬没有依据；3．原告所主张的职务报酬金额不合理。原告拥有的两项职务发明只是相关喷油泵总成中的零部件，该发明在喷油泵总成中的贡献度仅为3．65％，原告主张支付 200万元没有法律依据。综上，原告的诉讼请求没有事实根据和法律依据，不应支持。

上海市第一中级人民法院一审查明：

被告上柴公司是被告伊维公司的股东之一，其出资占伊维公司注册资本的90％。原告翁立克自1995年12月15日伊维公司成立之日起一直担任该公司的总工程师，2005年3月退休。

2001年4月17日，被告上柴公司向国家知识产权局申请名称为“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”实用新型专利，2002年1月23日国家知识产权局决定将前述两项专利权授予上柴公司，专利号为zl01238898．x和 zl01238896．3，专利证书上所列设计人均为原告翁立克。

2003年9月，被告上柴公司与被告伊维公司协商认为，由于伊维公司是上柴公司的一个子公司，其专利申请统一由上柴公司出面办理，因此当时专利权人落款为上柴公司。目前市场经济意识增强，涉及知识产权归属问题，上述三项专利应该归属伊维公司，应当办理专利权转移法律手续。双方形成共识，共同签署了书面情况说明。同年11月1日，上柴公司与伊维公司双方签订了两份《专利权转让合同》，约定上柴公司将zl01238898．x和zl01238896．3专利权无偿转让给伊维公司。“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”专利权转让登记日为2004年 2月27日，“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”专利权转让登记日为2004年4月23日。

2003年11月4日，被告伊维公司作为许可方，案外人电装公司作为被许可方签订《p7、pe型柴油喷射泵技术转让协议》，该协议约定：“……6．1：作为对根据本协议3．1款提供技术情报以及根据本协议第2条许可权利的报酬，被许可方应向许可方支付以下款项：(1)入门费系不退还费用，p7型柴油喷射泵(以下简称p7泵)为人民币零万元(￥0000)，pe型柴油喷射泵 (以下简称pe泵)为人民币贰佰伍拾万元 (￥2 500 000)，应由被许可方在本协议生效日后六十日内一次性支付给许可方…… (2)技术提成费系不退还费用，为被许可方在本协议期限内销售或以其他方式处理的合同产品净售价的百分之四(4％)……7．3：许可方应按照中华人民共和国征收税款的规定，自行缴纳税款……”前述协议还将“p7、pe型柴油喷射泵技术特性”、“专利清单”、“技术情报”作为附件。前述协议生效后，伊维公司已收到电装公司支付的协议约定的入门费人民币250万元，根据伊维公司提供提成费收取情况汇总表，各项税额(营业税、附加税、企业所得税)扣除之前的提成费数额为：p7泵2003年、2004年、 2005年、2006年、2007年1月至4月的提成费收入分别为303 227．66元、4 000 821．22元、1678563．97元、2267125．80元、912224．01元；pe泵2003年、2004年、2005年、2006年、2007年1月至4月的提成费收入分别为282654．95元、5448673．97元、5175504．24元、3827915．48元、1383375．81元。伊维公司据此计算，p7泵提成费收入扣除营业税、附加税和企业所得税之后2003年、2004年、2005年、2006年、2007年1月至4月的净收益分别为243438．74元、3211 959．30元、 1 347 593．12元、1 820 105．27元、732 356．24元；pe泵入门费收入扣除营业税、附加税和企业所得税之后的净收益为2007062．50元，pe泵提成费收入扣除营业税、附加税和企业所得税之后2003年、2004年、2005年、2006年、2007年1月至4月的净收益分别为226922．46元、4374331．68元、4155024．19元、3 073 146．25元、1 110 608．68元。原告翁立克认为二被告没有提供专门针对p7泵、pe泵许可使用费的单项纳税凭证，只有总的纳税凭证，因此对是否存在减免税相关税额以及是否实际缴纳提出质疑。伊维公司表示汇总表中涉及的税额已实际缴纳，不存在减免税情况，原、被告双方均认可前述协议所涉p7泵总成技术中含有“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”一项专利，pe泵总成技术中含有“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”、“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”两项专利。

2005年7月7日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委)受理了案外人电装公司于同日对zl01238898．x和zl01238896．3专利权提出的无效宣告请求。2005年12月23日，专利复审委依据电装公司提交的被告伊维公司于1999年8月31日向被告上柴公司开具的增值税专用发票及上柴公司的装配明细表，以与专利权利要求保护的技术方案相同的产品已经在专利申请日前公开销售即不具有新颖性为由，作出了宣告 zl01238898．x和zl01238896．3实用新型专利权全部无效的决定。伊维公司未采取措施应对专利被宣告无效，庭审时称因工作人员错将向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼的诉状寄给了专利复审委，耽误了时间，导致法院以不符合在诉讼时效内起诉的立案要求为由不予受理并发送了退件通知。

上海市第一中级人民法院依法委托上海市科技咨询服务中心(以下简称科咨中心)，就涉案专利在相关喷油泵总成中的技术比重(即涉案专利从技术角度分析在相关喷油泵总成中作用的量化)问题以及p7泵和pe泵总成技术在涉案《p7、pe型柴油喷射泵技术转让协议》中的技术比重问题进行鉴定。针对第一个问题，科咨中心出具了沪科技咨询服务中心(2006)鉴字第 027号《技术鉴定报告书》，将喷油泵总成整体技术分为引进技术、群体自主开发技术和自主开发取得知识产权的专利技术，结论为：含有“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”一项专利的喷油泵总成整体技术中，引进技术的技术贡献率约占50％，在消化、吸收引进技术过程中群体自主开发技术的技术贡献率约占45％，zl01238898．x实用新型专利的技术贡献率约占5％；含有“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”两项专利的喷油泵总成整体技术中，引进技术的技术贡献率约占40％，在消化、吸收引进技术过程中群体自主开发技术的技术贡献率约占50％， zl01238898．x和zl01238896．3两项实用新型专利的技术贡献率约占10％。针对第二个问题，科咨中心出具了沪科技咨询服务中心(2006)鉴字第027-1号《补充鉴定报告书》，认为创造p7泵和pe泵价值的诸要素主要为技术(设计、工艺)、制造、管理三方面，总成技术则包括技术(设计、工艺)和制造两个方面，其中涉案两项专利应归结为协议合同产品的设计技术范畴，在对协议附件中“技术情报”内容进行具体分析的基础上，补充鉴定结论为：p7泵和pe泵总成技术在协议所涉全部转让内容中的技术比重为70％左右；管理体系在协议所涉全部转让内容中的比重为30％左右。

庭审中，被告上柴公司、伊维公司提供了《退款及关于的补充协议》及伊维公司向案外人电装公司退款的贷记凭证，称伊维公司与电装公司已协商确定涉案专利在转让技术中所占的比重，并且在专利权被宣告无效后，已将此前收取的专利所涉之许可使用费退还给电装公司。伊维公司提供了其给付原告购房款和奖励费的单据，称伊维公司已向原告翁立克支付了人民币20余万元的奖励，但前述单据的落款时间在涉案《p7、pe型柴油喷射泵技术转让协议》之前。

本案一审的争议焦点是：1．原告翁立克是否享有向被告伊维公司、上柴公司主张“p7n型喷油泵总成”和“pe型喷油泵总成”两项涉案专利的职务报酬请求权。2．如果原告有权主张，如何确定报酬的计算方式。

上海市第一中级人民法院一审认为：

一、关于第一个争议焦点。

《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第十六条规定：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”专利实施细则第七十六条规定：“被授予专利权的国有企业事业单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于10％作为报酬支付发明人或者设计人。”被告伊维公司、上柴公司提供了柱塞弹簧、挺柱体部件及p7加强泵的图纸，称涉案专利是由上柴公司工作人员完成，但一方面涉案专利证书上记载的设计人为原告翁立克，另一方面，上柴公司向伊维公司无偿转让涉案技术时双方形成的共识是涉案专利应该归属伊维公司，专利权人登记为上柴公司是由于伊维公司是上柴公司的一个子公司，专利申请统一由上柴公司出面办理的缘故，双方共同签署的书面情况已证明了这一点。此外，两被告提供的图纸本身也不能直接证明涉案专利是由上柴公司工作人员完成。综合考虑以上因素，对两被告称原告不是涉案“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”实用新型专利的设计人的主张，不予认定。原告有权就涉案两项职务发明创造主张合理的报酬，伊维公司许可案外人电装公司实施上述专利并收取了使用费，应当依法从中提取一定比例作为报酬支付给原告。至于原告主张上柴公司承担报酬支付的连带责任的问题，签订涉案技术许可使用协议的是伊维公司，从中获取收益的也是伊维公司，上柴公司与伊维公司转让专利权是为了解决知识产权的归属问题，未许可其他人使用，原告也认可涉案职务发明是在伊维公司任职期间完成的，故对原告要求上柴公司承担连带责任的主张不予支持。

庭审中，被告上柴公司、伊维公司提供《退款及关于的补充协议》，称伊维公司与电装公司已协商确定涉讼专利在转让技术中所占的比重，并且在专利权被宣告无效后，将此前收取的专利所涉之许可使用费退还给电装公司。首先，涉案专利在转让技术中所占的比重是本案需要认定的重要事实，关系到原告翁立克主张的报酬数额的认定，也与科咨中心出具的专业鉴定相矛盾，两被告与电装公司所签订补充协议内容，无权约束作为补充协议第三人的原告，也不能直接认定本案事实的根据，涉案专利在转让技术中所占的比重应当以科咨中心出具的专业鉴定为准。其次，专利法第四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”因此，在本案涉案专利权被宣告无效之前，被告伊维公司与电装公司已经发生的专利实施许可行为是有效的，伊维公司仍需根据相关法律规定应向职务发明创造设计人支付报酬。此外，伊维公司认为其已经奖励了原告，并提供了相关单据，对于这个问题，一方面，伊维公司对原告的这些奖励，并不是向职务发明创造设计人支付报酬，其数额也不符合专利实施细则第七十六条的规定，另一方面，从这些奖励给付的时间来看，均在伊维公司与电装公司签约之前，与原告在本案中所主张的报酬无关。综上。对两被告庭审中提出的前述主张，均不予支持。

二、关于第二个争议焦点。

涉案两项专利权已于2005年12月 23日被宣告无效，在原告翁立克没有证据表明该两项专利仍处于有效法律状态的情况下，原告只能要求被告伊维公司支付专利权被宣告无效前基于专利许可使用费的收取所应提取的相应报酬。

关于计算基数问题，首先，从《p7、pe型柴油喷射泵技术转让协议》相关条款分析，被告伊维公司依协议所收取的款项之对价为“根据本协议3．1款提供技术情报以及根据本协议第2条许可权利”，而协议附件中所列“技术情报”内容又不完全都是合同产品p7泵和pe泵总成技术直接对应之载体，依据科咨中心出具的补充鉴定结论所确定的比重，伊维公司收取的合同款项中的70％左右才是与喷油泵总成技术许可相关的使用费；其次，由于涉案专利只是喷油泵总成技术中的一部分，那么应当再依据专利在p7泵或pe泵中的技术贡献率来确定喷油泵总成技术的许可使用费中与专利相关的费用，根据科咨中心出具的鉴定结论，p7泵总成技术许可使用费中的约5％为该产品所应用专利“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”对应的收益，pe泵总成技术许可使用费中的约10％为该产品所应用涉案两项专利对应的收益；第三，计算报酬的基数应为税后收益，且伊维公司与电装公司的协议中也约定税款由许可方伊维公司自行缴纳，原告提出的减免税情形缺乏证据予以佐证，不予采信。综上，涉案专利报酬的计算基数应将伊维公司收取的协议款项纳税后计算70％，结合专利在合同产品中技术贡献率分别计算。故伊维公司许可电装公司在p7泵中使用“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”专利所获得的税后净收益为168 104．69元，许可电装公司在pe泵中使用涉案两项专利所获得的税后净收益为753 433．86元。

关于提取比例问题，专利法实施细则第七十六条的规定只确定了一个最低比例，上海市《关于进一步加强本市知识产权工作的若干意见》规定：“企业要进一步加大对专利发明人的激励，自觉维护专利发明人的权益。专利权的持有单位在专利技术转让或者许可他人实施后，可以在收益纳税后提取不低于30％，作为发明人或者设计人的报酬。”上海市《关于实施<上海中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)>若干配套政策的通知》规定：“切实保障专利发明人或设计人的权益。专利权所有单位在专利转让或许可他人实施后，可在税后收益中提取不低于30％作为发明人或设计人的报酬。其中，专利权所有单位为高校和科研院所的，可提取的比例不低于 50％。或可参照上述比例，实行发明人或设计人的技术入股。”前述规定使用了“可以”这样的指导性文字，均不能直接计算提取比例。因此，计算涉案发明人或设计人的报酬数额应当结合案情全面分析。原告翁立克提起本案诉讼不久，电装公司即向专利复审委宣告涉案专利权无效。原告在庭审时称，电装公司所依据的证据持有人应为被告上柴公司、伊维公司，而且两被告之间，存在明显的关联关系，双方发生的销售事实不足以否定专利新颖性，电装公司向专利复审委宣告涉案专利权无效是和两被告恶意串通的非法行为。法院认为，本案作为民事诉讼，对该部分内容不予以审理。但是，从伊维公司在收到涉案专利无效宣告请求审查决定后3个月内未能采取有效措施挽救专利权的消极行为来看，涉案专利的无效直接致使原告不能根据涉案专利在专利权期限届满之前继续被推广应用所产生的经济效益而主张报酬。综合考虑全案各项因素，将提取比例酌定为30％。

综上，被告伊维公司应当支付的数额是其许可电装公司在p7泵中使用“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”专利所获得的税后净收益为168 104．69元计算30％，为50431．41元，以及许可电装公司在pe泵中使用涉案两项专利所获得的税后净收益为753433．86元计算30％，为226030．16元，两项之和为276461．57元。

据此，上海市第一中级人民法院于 2007年12月25日判决：

一、被告伊维公司应从许可电装公司实施专利号为zl01238898．x“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和专利号为 zl01238896．3“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”两项实用新型专利所收取的使用费中提取人民币276461．57元作为报酬支付给原告翁立克；二、原告的其余诉讼请求不予支持。

案件受理费人民币20 010元，由原告翁立克负担8622元，被告伊维公司负担 11 388元；技术鉴定费人民币52 000元，由原告负担12 000元，伊维公司负担 40 000元。

翁立克与伊维公司均不服一审判决，向上海市高级人民法院院提起上诉。

上诉人翁立克上诉请求撤销原审判决，判令上诉人伊维公司与一审被告上柴公司向其支付涉案专利许可使用费的职务报酬人民币200万元。主要理由是：第一，科咨中心出具的《技术鉴定报告书》与《补充鉴定报告书》根本不具可靠性和合理性，一审判决据以认定的涉案专利之技术贡献和涉案转让费中的“喷油泵总成技术之比重”及其职务报酬的“计算基数”完全属于认定事实错误。《技术鉴定报告书》提出的“技术贡献率构成”，既未经过事实调查，又未进行必要的技术分析。《补充鉴定报告书》中“p7泵和pe泵总成技术在协议所涉全部转让内容中的技术比重为70％左右；管理体系在协议所涉及全部转让内容中的比重为30％左右”的结论，没有事实依据。 30％的“提取比例”只是普通情况下所适用的提取比例，鉴于本案的实际情况，提取比例可以进一步提高至50％，甚至更高。第二，一审判决没有查清涉案技术转让费(提成费)是否纳税以及免税的情况，致使计算基数有误，属于认定事实不清。第三，一审判决认定要求上柴公司承担相应阶段职务报酬支付之连带责任的诉求“于法无据”，属于适用法律不当。2004年4月23日以前，“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”的专利权人是上柴公司，2004年2月7日以前，“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”的专利权人是上柴公司，上柴公司应当依法承担相应期间内职务发明报酬纠纷的相应法律责任。第四，因伊维公司与上柴公司的责任致使涉案专利权被宣告无效，造成预期利益损失，“计算报酬时间段”应延伸至涉案专利权的届满期限2011年4月。

上诉人伊维公司上诉请求撤销原审判决，并依法改判。主要理由是：第一，涉案