议OEM生产加工过程中的商标间接侵权行为

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本文所议OEM生产加工行为（下文简称为“OEM行为”），乃指国内工厂接受国外商标权人的委托，生产或加工带有其在国外享有专用权的商标的产品，而该相同商标已在国内被另一主体所注册使用在相同产品之上，且该主体与国外商标权人之间无隶属或商标使用许可之关系。

　　一、OEM行为与非OEM而出口侵犯商标专用权产品的异同
　　上海市高级人民法院对上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司的判决原文认为，“涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认……本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能”。该观点之后在一些认定OEM不侵权的判决中被引用。众多支持OEM行为不构成侵权的说法也认为，OEM行为不属于商标使用，且OEM产品均出口，不可能引起混淆，因而不构成商标侵权。

　　笔者认为，既然上述判决以及业内不少专业人士认为，OEM行为有其特殊性，不应构成侵权，则笔者先就其特殊性做探讨。下列两个简单案例拿来做对比：

　　案例1：国外C公司就F商标在美国享有注册商标专用权，A工厂经C公司授权，加工一批带有F商标的产品并出口到美国；国内B公司为F商标在相同产品上的国内商标权人，B公司后起诉A工厂，A工厂以OEM为由抗辩不侵权。

　　案例2：A工厂未经国内商标权人B公司授权，加工带有B公司国内注册商标F的产品出口美国，B公司起诉A工厂，A工厂对其行为无可辩解，自认侵权。

　　案例1即为典型的OEM行为，案例2为典型的在相同产品之上侵犯相同商标的商标侵权行为。但案例1和案例2中的行为，都可直接套用在上述判决中的理由之上，即“产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认……本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能”。为何看似法理相同，而侵权与否的结果却相反？两个案例中唯一的区别，在于案例1披着OEM行为的外壳。从这点理解，OEM行为不侵权的唯一免责事由，那就是OEM行为中的下单人就相同商标在其他国家具有注册商标专用权。

　　但是，纵观商标法律，无一条是可将下单人就相同商标在其他国家具有注册商标专用权，以及OEM工厂尽到对其使用的商标在国外享有商标权的合理审查义务，作为商标侵权的免责事由。因此，该说法明显缺乏法律依据，且违背商标的地域性原则。

　　另外，关于审查国外商标权时，对商标的有效性也需严格审查而不能草率认定。既然有法官认为，OEM行为不构成侵权的基础，乃是其行为经过国外商标权人的授权，法院应注重于对国外商标权的有效性进行审查。而商标权利保护在各国都各为不同独立体系，国外权利人在国外是否享有某个注册商标专用权，是一个必须依据商标注册国法律所判定的问题。

　　而据笔者所知，目前国内的OEM侵权诉讼之中，抗辩一方通常只提交一份商标证。但在商标注册国，是否一个商标证即可证明商标有效，必须依据该国法律来认定。笔者曾在一起OEM侵权诉讼案中，对被告方提出的美国商标证提出强烈异议，要求对方除提交商标证之外，另提交证明该商标依据美国法律在下单时是合法、有效的依据，法院也接纳笔者观点，认为该点涉及外国法律查明，当庭要求被告方依据美国法律，对该商标的合法性与有效性作出解释。

　　二、现有支持OEM行为不构成商标侵权的主流观点的错误所在
　　分析前述上海市高级人民法院判决中的观点，以及OEM行为不侵权支持者的观点，其一般建立在以下两点基础之上：

　　1、OEM行为不属于商标使用；

　　2、产品均出口，不会在国内销售，不构成混淆。

　　笔者认为，这两点均有片面性或误区，笔者在下文先就混淆理论作出解释，再对OEM行为是否构成商标性使用行为作出分析。

　　（一）上述第2点关于混淆的解释，是建立在对混淆理论的误解之上
　　《商标法》中并无“混淆”一说，尽管在有些法院的商标侵权实践中偶有提及。笔者在一起OEM侵权案中，曾聘请美国一位商标律师对OEM行为依据美国法律是否构成商标侵权作客观法律意见，供笔者在国内做OEM商标侵权案中做参考。该美国律师先进行了相关检索，告知笔者美国目前无相似的OEM案件，仅有的一例中，涉案商标涉及长期不使用的问题，无参考价值；该律师之后在其商标法律知识基础之上对OEM行为进行了分析，认为在美国OEM行为很有可能构成商标侵权。其分析的第一点，是分析是否具有混淆的可能性。原文大概译为：“一个主体要想侵犯兰姆商标法，其使用商标的行为必须具有两个要件，第一，具有混淆的可能性，第二，在商业中构成使用。您指出，需要分析的行为是在相同或类似产品之上，使用了相同或近似商标，即满足了第一点要件。”该美国律师的法律意见，印证了邓宏光教授在《商标法的理论基础》中所提到的“其他国家是将商标和商标使用的商品或服务是否相同或近似，作为分析是否存在混淆可能性的条件。”（由于该律师当时未明确是间接侵权还是直接侵权，本文在此不作详细讨论，仅仅引用其混淆的构成要件之观点。）

　　然而，在分析目前认为OEM行为侵权的观点时可得知，观点提出者并非在分析混淆的可能性，而是在分析混淆的现实状态。这些观点听似无可辩驳：因为产品均出口，不在国内销售，所以不会构成混淆。但细细推敲，即可发现，这种混淆的判定标准无法使用在其他不同类型的商标侵权案件之中。举例说明，在案例2中，A工厂是否可以“产品均出口，不在国内销售，所以不会构成混淆”为由抗辩从而逃脱责任？另，如果一工厂在生产侵犯注册商标权产品时被相关政府部门发现，该工厂是否可以“产品尚在生产、阶段，未进入流通领域，所以不会构成混淆”为由抗辩从而逃脱责任？显然，答案是否定的，否则中国海关将无法查扣出口的商标侵权产品，相关行政执法部门也无法查扣正在处于生产和库存阶段的商标侵权产品。也就是说，OEM行为不侵权定论观点之混淆理念，看似有理，而拿到其他案件中检验，则失去其意义。如果混淆判定观点，只能在一种特定类型中使用的话，该观点具有局限性，且不排除错误的可能，不应将其作为判定案件的标准。笔者认为，这种混淆理论的错误在于，其将混淆的现实表现状态，替代了混淆的可能性。而所有商标侵权都是建立在混淆的可能性基础之上，唯有此，现行的商标侵权判定方式才能继续保持，违背于此，则整个商标法的侵权体系都将重构。

　　笔者在上文已陈述，依据笔者聘请的美国律师的观点，只要是在相同或类似产品上使用相同或近似商标，即满足了兰姆商标法关于混淆可能性的标准。下文也将陈述，这一判定方法同样适用于欧盟商标指令的混淆判定。法院在引用混淆理论时，虽不一定要求与其他国家标准一致，但也不应与现行法律、现实案例相矛盾。以混淆的现实表现作为认定混淆的标准，来判定商标侵权，不排除大多数依据现行《商标法》可定为侵权的案件，面临不侵权的尴尬境地。

　　（二）OEM行为不属于商标使用，但并不意味着OEM行为不可能构成商标侵权
　　上述判决中指出：“商标的基本功能是区别商品或服务来源的基本功能……产品所使用的商标不在国内发挥识别商品来源的功能”，笔者推断，其目的之一是想说明，因为产品所使用的商标不在国内发挥识别商品来源的功能，所以商标的功能无法因此实现，从而不属于商标使用。众多支持OEM行为不侵权的观点也有类似结论，即OEM行为中的“贴牌加工”行为，不构成商标使用，这些观点的作者并在此基础上得出结论，即OEM厂家不构成商标侵权。

　　但此结论本身忽视了非商标性使用行为的另一个可能结果，那就是商标的间接侵权。并且笔者发现，在所有的讨论OEM行为是否侵权的理论中，尚未发现有讨论国外权利人/下单人是否构成侵权的文章。关于国外权利人是否构成侵权，笔者将在下面详述。此点关注OEM行为是否构成商标使用以及其后果。

　　笔者赞同OEM行为并未构成商标使用的说法。这点并无可争论之处。所谓商标使用，即为了标明产品来源而使用商标。OEM厂商加工生产贴牌产品，不以其名义进行销售，产品商标无法反映该商标与生产加工商的关联。OEM厂商加工生产贴牌商品，赚取的是机械的加工生产行为所产生的费用，商品品牌不能为其加工生产行为创造额外价值，产品商标的知名度对其无意义可言。从现实观察，绝大多数的知名品牌产品都有OEM加工这一环节，但产品上一般都未记载有OEM工厂信息，消费者更从未将一些知名品牌与某OEM工厂建立过可引起混淆的联系。举例说明，即使是众所周知美国苹果公司代工厂是富士康，消费者也不会认为，富士康代工的苹果公司名下的产品是富士康自己品牌的产品。

　　因此，OEM工厂的性质乃是商标权人在生产、加工过程中的一个工具（used tool），OEM工厂加工生产贴牌产品，其目的并非是为了标明产品来源于该工厂，而仅仅是为了赚取加工费用。显而易见，OEM行为属于非商标法意义上的商标使用行为。

　　三、国外关于OEM行为的法律界定
　　既然国内观点较为混乱，那么，笔者多方寻找欧美案例，研究国外商标法律是如何对OEM行为作出判定。上文提到，笔者聘请的美国律师并未在美国找到笔者所需要的OEM的案例，仅有的一例类似案件涉及国内商标长期不使用，无参考价值。所幸，欧盟法院在2011年，对一例OEM侵权案作出了判决。下面先对案件做简单介绍：

　　红牛公司在比荷卢地区享有“RED BULL”的注册商标专用权。一家名为“Winters”（简称）的公司，接受一家在英属维尔京群岛注册的“Smart Drinks”公司的委托，由该公司提供带有“BULLFIGHTER”、“PITTBULL”和“REDHORN”商标的空瓶罐和饮料浓缩液，生产、灌装饮料，并出口到比荷卢以外的地区。红牛公司因而在荷兰地区法院起诉“Winters”公司，要求当地法院确认“Winters”公司灌装“BULLFIGHTER”、“PITTBULL”和“RED HORN”等品牌饮料的行为，侵犯了红牛公司的商标权。地区法院最终认定三个商标都与红牛公司的商标构成近似，从而侵权。“Winters”公司最终上诉到荷兰最高法院，荷兰最高法院总结了案件审判中的三个焦点问题，提请欧盟法院作出解释，包括：

　　1、在带有商标的包装中进行“灌装”的行为，即使该行为作为一种服务，依据第三方的指令所进行，是否属于欧盟商标指令中的为区分第三方产品的目的而在商业过程中使用商标？

　　2、如果第一个问题是肯定的，能否依据欧盟商标指令的第5条（禁止出口侵犯注册商标专用权的产品），在比荷卢地区禁止该行为，即使生产的品牌产品仅出口到比荷卢和欧盟以外的地区，且该品牌产品并无法排除灌装企业人员以外的公众所见到？

　　3、如果第二个问题是肯定的，那么以何种标准来判定商标侵权行为的存在：是以比荷卢地区或欧盟地区的相关公众标准，还是应另立标准，如产品进口地区的相关公众标准？

　　欧盟法院在2011年4月出具了总法务官的意见，并于同年11月出具判决。就第一个问题而言，欧盟法院引用了谷歌关键字广告侵权一案中的判决，认为首先来说，“Winters”公司提供的是灌装服务而非产品，与红牛公司注册商标所核定使用的产品属于不相同或类似产品，其次，第一点实际与侵权判断无关，因为“Winters”公司仅仅是一个服务提供商，其使用商标的目的并非为了在市场上区分产品来源，所以不可能构成商标侵权。

　　笔者在此说明，由于欧盟商标指令并无间接侵权概念，所以一切商标间接侵权行为，都不属于欧盟商标法的商标侵权行为，这就是欧盟法院认为“Winters”公司不构成商标侵权的原因。进而，欧盟法院指出，“Winters”公司的行为，必须在其他法律下来进行审查。

　　关于第二个问题，欧盟法院认为，虽然欧盟法院判定“Winters”公司不可能构成商标侵权，但是还是有必要对商标侵权行为的成立作出进一步的解释：欧盟商标指令第五条第三项禁止在产品或包装上使用相同或近似商标并将该产品出口；如果相同或近似商标被使用在相同或类似产品上，则存在混淆的可能性（此点与上文所述美国律师的判定标准一致），如果法院认定混淆可能性存在，则第五条第三项禁止产品出口的标准即可初步满足，因为在此种情形之下，标志的使用是发生在贸易过程之中。另外，如果产品在一商标受保护的地域内进行生产，则该产品是实际在该地域的自由流通范围之内的，因此，也不排除该产品因种种原因流入该地域的可能。

　　关于第三个问题，欧盟法院认为，依据商标的地域性，只可能依据该商标所注册的地域范围内的、抽象的、假设的相关公众标准来判定。

　　总结欧盟法院的观点，其认为：OEM行为不构成商标使用，不侵犯无商标间接侵权行为规定的欧盟商标指令，但其行为必须在其他法律下进行审查。在进一步解释商标侵权构成时，欧盟法院认为：在相同或类似产品上使用相同或近似商标，即存在混淆可能性；商品出口与否无实际意义，因为其已构成在贸易中使用，而基于此点，相关公众的界定不应与其他普通商标侵权案件有区别。

　　笔者认为，欧盟法院的观点极为中肯，引用该观点，可以在现行《商标法》之下来对OEM行为作出界定，而无需另行立法。笔者将在下文就此进行探讨。

　　四、OEM行为中的国外权利人（下单者）是否构成商标侵权？
　　依据前文所述，OEM行为不属于商标使用，即不可能构成直接侵权。但是，如果OEM工厂明知或应知其行为可能对商标权人构成损害而为之，则可能依据《商标法实施条例》第五十条的规定而构成商标侵权的帮助行为，从而构成商标侵权。所以笔者在此必要解决的一个问题就是，OEM行为中的下单者，是否构成商标侵权。

　　首先必须确定，国外权利人在中国的OEM工厂下单生产贴牌产品，是否构成商标使用。答案是肯定的。前述，为标明产品来源的使用，即构成商标使用。国外权利人指定国内一家OEM工厂生产其产品，并在其产品上标明可直接联系到该国外权利人的商标，国外权利人以该商标名义在市场销售，即构成商标使用。至于产品在境内还是境外销售，不影响其商标使用的性质。上海高院在上述判决中认为“本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能”。其实,该判决已经确定“商标的真正使用者为境外委托方”。

　　在福建省高级人民法院判决的香港雨果博斯有限公司与武夷山喜乐制衣有限公司上诉一案中，该法院也认为“诉争商标的实际使用人应为定做人意大利公司，据此，不论使用讼争商标的行为是否构成侵权，其法律责任均应由定做人意大利公司承担”。

　　前述欧盟法院判决也认为：判定商标权人不能依据商标法来追究一个服务提供商责任，并不表明服务提供商的顾客（即下单一方）也能就此获得保护；事实足以说明，该服务的责任可完全归结于该顾客，该顾客依据欧盟商标指令负有相应的责任。

　　另外，英国高院在2000年的Beautimatic公司诉Mitchell公司一案中，也对OEM的下单者的商标侵权责任作出过判定。该案的简单案情是：Beautimatic公司是“LEXUS”商标在英国的商标权人，核定使用商品包括护肤品等；被告Mitchell公司在英国之外的国家销售其在国外享有商标权的“LEXUS”产品，Mitchell公司在英国通过下单生产的方式，生产产品或包装，并出口到Mitchell公司销售“LEXUS”产品的国家。此案中，判决所关注的，是Mitchell公司下单生产品牌产品，是否构成在产品上使用和在商业中使用。法官最后认为，Mitchell公司以下单生产的方式使用商标，是构成在产品上使用和在商业中使用，因而判决构成侵权。

　　因此，OEM行为中的国外权利人或下单一方，构成商标侵权，是符合商标侵权原理的，也不违背《商标法》的规定。

　　五、OEM工厂的商标间接侵权责任
　　前述，在国外权利人的下单行为构成商标侵权的前提下，即可考虑OEM工厂是否可构成商标的间接侵权责任。

　　OEM工厂在接受订单时，有合理审查义务，即审查其生产产品所涉及的品牌，是否已获得国内权利人授权。在实际诉讼中，笔者认为，法院可考虑现实情况，对OEM工厂是否具有故意作出认定。在目前中国商标权属可公开查询的状况之下，OEM工厂可轻易查询商标的所有权人，而查询其顾客是否经国内商标权人的授权，只要所涉品牌归属于较大的企业所有，查询往往也可有结果。即便无法查询，OEM工厂因本着怀疑的态度，另出具所有授权文件，方可进行生产。因此，笔者认为，在大多数的情况下，OEM工厂具有帮助侵权的故意，可构成商标侵权。

　　六、OEM侵权诉讼中所涉的商标与所使用的商品的相同与类似的区别待遇问题
　　如果依据国外的混淆理论，即使产品全部出口，其混淆判定依据和相关消费者的界定，不应与普通侵权判定有所差别。但从经济、政治的角度来讲，对于我国一个OEM大国来说，此界定可能对我国OEM产业打击较大。因此，相关法院可考虑在涉及OEM行为判定侵权中，在涉及是近似商标或者是类似产品的情况下，依据不同情况，侵权判定标准可适量从严。

来源：China IP