对另类专利分案申请的一点思考

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一、引言

根据《专利法实施细则》第四十二条第一款的规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。因而，通常意义上，我们理解的分案申请与专利申请的单一性密切相关，或者可以认为它们是单一性这一问题的两个方面，即满足单一性要求的内容可以合于一件专利申请中提出，不能满足单一性要求的内容则往往要在原申请的基础上提出分案申请。但在实际审查过程中，审查员往往会遇到与单一性并不相关的分案申请，这里姑且称为另类分案申请。以下笔者将从实际审查过程中遇到的两个案例入手，对这种另类分案申请进行分析。

二、案例简介

案例一：笔者在复审程序中主审的申请号为00121914.6、发明名称为“信息处理装置”的申请案件为一分案申请，其分案提交日为2000年7月18日，该申请于2005年9月9日被驳回，并于2005年12月9日提出复审请求；其母案的申请号为99106242.6，发明名称为“信息处理装置”，申请日为1999年4月16日，该母案申请于1999年12月31日进入实质审查阶段，2003年4月11日实质审查部发出第一次审查意见通知书，2006年1月11日该母案申请被视为撤回。这里，分案申请与母案申请的权利要求内容完全一致。

案例二：笔者在复审程序中主审的申请号为00809086.6，发明名称为“阅读微型卡形式的模块的便携式阅读器”的申请案件，合议组于2007年6月11日发出维持驳回决定的复审决定（其中驳回决定和复审决定均不涉及单一性问题），复审请求人于法定起诉期的最后一天即2007年9月11日向法院提起行政诉讼，在法院受理该案后，复审请求人主动撤诉，经查实，复审请求人（即申请人）于2007年9月7日向专利局提交了申请号为200710149060X的分案申请。这里，分案申请权利要求所要求保护的范围大于母案申请的权利要求所要求保护的范围。

可以看出，案例一的分案申请是在母案进入实质审查阶段而实审员还未发出第一次审查意见通知书之前提出的，案例二的分案申请是在母案进入行政诉讼程序期间提出的。根据《审查指南》1第一部分第一章第5.1.1节规定，“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。”因此，以上两个分案申请的分案时机均符合相关规定，并且均是申请人主动提出的，审查员均未发出与单一性有关的通知书，因而所述另类的分案申请并非由单一性原因而进行的分案。案例一分案申请的权利要求与其母案完全相同，案例二分案申请将权利要求的范围扩大化，由此可见，申请人分案的动机源于对自己利益最大化的保护：或者，申请人对不具授权前景的申请提出分案申请、有意间接延长原案的审批时间；或者，申请人企图通过不同审查员可能对审查标准把握的不同，以投机的方式获得不同的审查结果；或者，通过分案申请的范围内修改来改变和／或扩大权利要求的保护范围等等。从某种程度来讲，这种另类的分案申请，带有美国专利申请中继续申请2的影子。

三、美国专利申请中的继续申请

美国《专利法》中所指的继续申请共有三种类型：完全继续申请、部分继续申请和分案申请。但是，上述三类继续申请又各有特点：

1、完全继续申请

完全继续申请的说明书相对于母案申请不能包含任何新主题，同时其权利要求应当不同于母案申请。完全继续申请的全部主题都可享有母案申请的申请日。当母案申请中的权利要求被全部驳回时，或者当母案申请中的权利要求部分被要求删除以获得专利权时，申请人往往可以通过完全继续申请的方式，对被驳回的权利要求或被要求从母案申请中删除的权利要求重新提出或修正提出，从而获得进一步审查的机会。

2、部分继续申请

部分继续申请给予了申请人新增主题的机会，其中与母案申请相同的部分享有母案申请的申请日，而新增主题的内容只能享有新的申请日。当部分继续申请提出时，相同主题的在先申请将被放弃，因而部分继续申请与我国的国内优先权是相似的，不同的是，部分继续申请与我国国内优先权的提交时间限制是不同的。

3、分案申请

分案申请是从正在审查中的母案申请中分离出来的、以母案申请为基础的继续申请，分案申请相对于母案申请是独立的、不同的发明，分案申请的内容要求已在母案申请中被公开，并且分案申请享有母案申请的申请日，这与我国通常意义上理解的分案申请是相同的。

美国《专利法》关于不同类型的继续申请的规定，并没有对继续申请的数量进行限制，可以看出，其宗旨是使申请人得到更多的审查时间，而不必申诉，从而尽可能使申请人的发明受到专利保护。

四、分析和思考

我国《专利法》第三十一条的立法宗旨是：允许申请人在一件申请中包括两项或两项以上属于一个总的发明构思的发明创造，从而降低申请人申请专利的成本，以鼓励发明创造；《专利法实施细则》第四十二条第一款的立法宗旨是：允许申请人通过分案申请的方式，将不属于一个总的发明构思的发明创造在不同的申请中提出。尽管从逻辑关系上来讲，分案申请应当是为克服母案申请存在的单一性问题而提出的，分案申请的权利要求相对于母案申请的权利要求应当是不具备单一性的，但是《专利法》及其实施细则中并未对分案申请的相关内容进行明确限定，而仅在《审查指南》的第二部分第六章第3.2节中规定了“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明”。笔者认为，首先，在分案申请的初步审查中，主要关注的是分案申请形式上的问题，分案申请的相关核实并不涉及对分案申请是否与母案申请属于一个总的发明构思的核实，因而即使申请人提交了完全相同内容的分案申请（例如案例一），也会初审合格而进入实审；其次，在实质审查中，对于《审查指南》中规定的“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明”中的“不同的发明”的含义，不同审查员会有不同理解：第一种观点是，从《审查指南》的撰写体例上看，单一性和分案申请共同作为一个章节，而且分案申请的立法初衷也源于单一性问题，因而该“不同的发明”指的是分案申请中的权利要求与母案申请的权利要求所要保护的应该不属于一个总的发明构思的发明；第二种观点是，在实际审查工作中，审查员即使发现了分案申请相对于母案申请并非“一个总的发明构思的发明”，也无法通过相关法条来禁止这一行为，因而更多的将该“不同的发明”理解为《审查指南》第二部分第三章6.1中所规定的“同样的发明创造”，进而将其理解为防止重复授权。以上《专利法》及其实施细则和《审查指南》相关规定的空白地带，使得另类分案申请的操作具有了一定空间，而且在审查实践中也可以看到，出现前述另类分案的申请已经越来越多。

此外，作为一种异型的修改方式，前述另类分案申请的存在也值得关注。对于申请文件的修改，《专利法》及其实施细则和《审查指南》中都有详细规定。《专利法》第三十三条对申请文件的修改内容与范围作了总纲式规定，《专利法实施细则》第五十一条对实审阶段申请文件的修改时机和方式作了规定。第六十条第一款对进入复审阶段的申请文件的修改时机和方式作了规定。并且，《审查指南》第二部分第八章第5.2节、第四部分第二章第4.2节也就相关的修改做了具体规定。从以上规定可以看出，除了遵循总纲式的不得超出原说明书和权利要求书记载范围的规定外，申请人所做的任何修改均应按照审查员（或合议组）所发出的通知书的要求来进行，尤其是当出现不利于节约审查程序的情形（具体情形参见《审查指南》第二部分第八章第5.2.1节、第四部分第二章第4.2节）时，《审查指南》明确指出，这种修改即使没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为经审查员同意的修改，因而不能被接受。但是，当申请人通过提交前述另类分案申请的方式，进行前述不利于节约审查程序的修改时，却能很好地规避上述申请文件的修改不被接受的规定，因为该另类分案申请不论是回到原审查员手中，还是到了另一个审查员手中，已经不存在不被接受的理由。那么用分案的方式代替修改，是否会使前述《审查指南》的相关规定形同虚设？甚至，通过分案的方式，申请人可在不确定的时机凭意愿来扩大或修正申请的保护范围，这样是否会导致分案申请的滥用，从而导致审查资源的浪费呢？

基于以上的分析和思考，笔者建议，在《专利法》及其实施细则的修改过程中，应当明示该种另类分案申请的存在是否“合法”，并且明确《审查指南》第二部分第六章第3.2节中的“不同的发明”的含义，以及在实际审查过程中，通过在即将使用的C4系统中增设分案申请与母案申请的审查页面链接，或在cprs系统中增设母案申请号的检索字符的方式来加大母案申请与分案申请的联系程度，从而使审查员更直观地关注分案申请与母案申请的关系。

注释：

     1. 中华人民共和国国家知识产权局，《审查指南2006》，第一部分、第二部分，知识产权出版社。

     2. 陈伟、钱红缨、蒋彤等，美国知识产权法律体系简介，审查业务通讯，2007年第7期。

     

作者：国家知识产权局专利复审委员会第二申诉处审查员