外观设计专利先用权抗辩之“必要准备”

探未来行脚下

问：我公司被别人起诉侵犯外观设计专利权，可是我公司的产品设计、制造比他的专利申请还要早，我这种情况侵权吗？

答：贵司这种情况如符合条件可以享有“先用权”，享有先用权是不视为专利侵权的。根据《专利法》第六十九条，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

问：那我公司享有先用权还需要满足什么条件？

答：根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条，被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。因此，贵司享有先用权需要符合以下条件：（1）在专利申请日之前已经制造了相同产品或者已经作好制造的必要准备，即已经完成实施外观设计所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施外观设计所必需的主要设备或者原材料；（2）先用设计系自行设计或者通过其他合法手段获得，而并非以抄袭、窃取或者以其他不正当手段非法获得；（3）被诉侵权的产品与专利申请日之前设计、制造的产品属于相同产品。

问：我公司在外观专利申请日之前仅设计出与该外观设计相同的图片，这样可以证明我享有先用权吗？

答：若要证明贵司享有先用权，需要提供证据证明贵司在专利申请日之前已经制造了相同产品或者已经作好制造的必要准备。根据对相关法律及司法解释条文的理解及类似的案例，此处的“必要准备”，通常需要从两方面考虑：一方面是“技术准备”，即贵司已经设计完成相关的外观设计；另一方面是“生产准备”，即贵司已经有了制造外观设计产品的意图，甚至已经付诸于实际行动，即已经制造或者购买了制造外观设计产品所必需的主要设备或原材料等。

虽然照片可以体现被诉侵权产品的设计特征，还要证明这些图片的来源。因此，仅凭此证据暂无法证明贵司在专利申请日之前已经制造了相同产品或者已经作好制造的必要准备。

问：那我还要准备哪些证据才能证明我公司享有先用权呢？

答：首先，既然图纸是贵司设计人员自行设计的，在设计人员之间是否有关于被诉侵权产品外观的设计和修改的意见沟通或文件传递，包括邮件往来、微信QQ聊天记录等等；其次，贵司可以进一步搜集下列证据：（1）关于制造该产品的工艺文件，如流水线工艺说明、安装图纸等；（2）关于为制造该产品采购的模具、原材料等，如采购订单、采购合同、费用发票等；（3）关于该产品的对外宣传，如宣传册制版的邮件往来、印刷合同、印刷票据、展会展示证据、互联网展示证据等；（4）关于该产品的订购，如与相关客户之间的沟通、报价、订购的邮件、订单、票据等；（5）关于该产品的销售，如产品订购合同、提单、发票、邮件、报关单等；（6）其它，如该产品本身或该产品的设计图纸，是否有向第三方机构备过案，是否有相关的备案文件；或者在销售前是否有经过质量检测的要求，是否有相关的检测报告等文件等等。

因此，贵司可以按照前述要求再进一步搜集证据，如果确实找不到其它证据，那贵司的先用权抗辩就无法成立了。

文/天册 云知队 周琳